離岸公司海外商標注冊困難因素分析

2008-09-03

文/北京集佳知識產權代理有限公司　陳飛

一、前言

　　近段時間，北京集佳知識產權代理有限公司接到很多客戶咨詢有關離岸公司到其他國家辦理商標注冊的事宜。由于離岸公司性質的特殊性，導致其辦理海外商標注冊具有獨特性和一定的限制。如法律文件要求、申請基礎、保護范圍、提交方式等。

　　所謂離岸公司 (Offshore Company)，即指企業或個人為了利用國際優勢、進行國際化競爭或達到享有其他優惠的目的，通過合法途徑在離岸法域設立或購買的公司。離岸法域是指一些國家或地區為了吸引投資，改善當地經濟發展，特別制定離岸公司法，以鼓勵世界各地資本到其當地注冊，對于企業的營業所得免除或者收取少量稅賦，每年僅收取一定的管理費。世界上著名的離岸法域有英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、巴拿馬、毛里求斯、香港等。目前國內公司或個人注冊離岸公司的主要目的是避稅、方便海外融資并借機上市、規避國內法律和管制、避免歐美關稅壁壘、發展跨國業務、到國內返程投資等。

　　據報道，世界上每年約有十四萬家離岸公司成立，全世界一半以上的資產屬于離岸管轄區，國內公司目前已有超過50000家公司在海外注冊離岸公司，這其中不乏中國移動、中國聯通、新浪、搜狐等國人耳熟能詳的品牌。針對這些想要走向世界、開展跨國業務、提升企業國際形象、樹立國際品牌的公司而言，如何在其他國家獲得商標注冊是一個十分復雜的問題，筆者就針對這方面問題進行簡單的論述。

　　二、實踐中的困難

　　1、法律文件要求

　　各國商標主管機關對法律文件要求不一，導致申請人在一些國家辦理商標注冊時無法提供相應文件或需要花費巨大才能提供。比如一些國家只需要申請人在申請文件上由法定代表人或其它被授權人簡單簽字或蓋章即可，這些國家主要集中在歐洲、中北美洲、東亞和大洋洲等發達國家和地區，因為這些國家十分注重誠實信用原則、商標法律體系十分完善、對商標的利益相關人有充分的救濟途徑，因此離岸公司在這些國家或地區申請商標所遇到的困難比較小。另一方面，對于那些發展中國家和不發達國家而言，大部分國家和地區要求申請文件公證或者認證，這一要求導致很多離岸公司無法辦理到這些國家的商標注冊或增加了額外支出，主要的原因是這些離岸法域沒有設立相應其他國家的使、領館導致無法辦理認證，同時離岸公司在離岸法域沒有實際經營導致公證文件的成本增加，主要是律師費用和來往的通訊費。很多離岸法域不提供商事文件的公證服務也是一大難題。需要公證、認證的國家主要集中在南美洲、中東地區、加勒比地區和非洲。

　　2、申請基礎

　　目前，一些國家在辦理商標注冊時規定需要提供本國或第三國商標基礎注冊文件，這些國家主要有敘利亞、科威特、埃塞俄比亞、利比亞、孟加拉等。對離岸公司而言，提供一份在離岸法域的商標注冊文件是比較困難的。首先是因為在這些離岸法域辦理商標注冊的程序比較復雜，另一方面是耗時比較長。很多離岸法域是英國以前的屬地或領地，因此想要在這些區域獲得商標注冊，企業必須基于英國商標注冊，然后才能申請延伸到該離岸法域請求保護。比如開曼群島、百慕大群島等。

　　3、商標保護的范圍問題

　　由于某些離岸法域的商標法律體系不完善，并不與世界接軌，其采用的商品和服務分類不是目前世界上大多數國家采用的尼斯分類，如英屬維爾京群島采用50個商品分類、不保護服務類等，因此導致很多離岸公司無法基于離岸法域在他國進行服務商標注冊，產生很多不必要的麻煩，也無法真正推動品牌國際化。

　　4、使用證據問題

　　在遇到商標異議、駁回、法院訴訟等復雜程序后，官方一般要求商標申請人提供大量的商標使用證據，包括在基礎注冊國的使用證據。由于離岸公司一般不在當地進行生產經營活動（大部分離岸法域的相同規定），因此導致很多離岸公司無法提供相應證據，導致商標被撤銷或敗訴等不利后果。同時，很多國家還要求對商標使用證據進行公證或者認證，如上述所說，在離岸法域辦理公證或認證十分復雜、而且通常費用高昂。

　　5、提交方式問題

　　目前，離岸公司只能進行逐一國家申請，即通過委托各國律師事務所到各國商標主管機關辦理商標注冊，無法通過馬德里商標國際注冊體系提交。這樣不僅增加了注冊成本，而且由于各國商標注冊周期長短不一、文件要求不一、各國代理組織質量參差不齊，導致商標申請人商標權利獲得保護的不穩定性增加。而眾所周知，馬德里商標國際注冊體系就是針對這些缺點來設計的。

　　三、解決之道

　　實踐操作中，對于那些需要文件公證的國家，筆者建議商標申請人在離岸法域當地進行公證。對于那些需要文件認證的國家或地區（主要針對英國前領地和屬地），筆者建議商標申請人在當地公證后，再到英國外交部進行認證，然后由各國駐英國大使館進一步認證。對于其他一些特殊的國家和地區，筆者建議可以到各相應國家駐美國的大使館辦理認證事宜。對于在香港注冊的離岸公司而言，可以在香港總商會辦理公證，然后在一些國家駐香港的領館辦理文件認證，可以在香港辦理領事認證的國家主要有巴林、巴西、埃及、約旦、科威特、巴拿馬、沙特、阿聯酋、阿根廷、哥倫比亞、阿曼、秘魯、土耳其、委內瑞拉、也門。　　申請基礎問題，筆者建議商標申請人可以在一些注冊周期短、文件要求不高的國家或地區先行注冊，如德國、法國、香港等。等這些國家注冊證下發后，再繼續到其他需要申請基礎的國家申請。

　　針對商標保護的范圍問題，目前沒有一個很好的解決方法，原因是這些條例都是硬性規定，人為因素無法避開。但根據近年來各國和地區商標法的發展來看，越來越多的國家和地區擁有了自己獨立的商標法制度、并且采納了國際尼斯分類，這其中大部分是英屬殖民地、領地、屬地等，因此我們相信離岸法域的這些國家和地區會不斷完善商標法律保護體系，更好的保護國際投資人的利益。

　　關于使用證據問題，由于大多數離岸公司并不真正在注冊地實際生產經營，因此肯定是無法提供在離岸法域的使用證據。但根據各國商標主管機關的實踐，在原始國的使用證據雖然很重要，但如果離岸公司能夠提供在其他國家等世界范圍內的使用證據、尤其是提供在產生商標糾紛、侵權的國家的使用證據就更為有利。但使用證據公證、認證問題還是很難獲得解決。

　　隨著世界經濟一體化的趨勢不斷加劇，國內公司注冊成立海外離岸公司或購買殼公司是企業走向世界、開展跨國業務、提升企業國際形象的重要一步，尤其對于那些急于從國際市場融資、獲得風險投資、公司海外上市、避免歐美關稅壁壘、減少企業經營風險的企業來說，這是目前最好的辦法也是具有戰略意義的一步棋。但是否這就意味著以離岸公司的名義到海外注冊商標是企業樹立國際品牌的最好途徑呢？筆者認為答案是否定的。原因之一是上述提到的各種實踐操作中的困難點；另一方面，筆者認為，一個品牌的價值并不在于它的注冊所有人是來自國內還是國外，而是要最終取決于品牌所涵蓋的商品或服務的聲譽和品質。雖然目前各離岸公司自命名自己的商標為國際品牌，在國內產品上打上XXX海外公司授權生產。

　　授權商標使用監制等字樣，看起來非常唬人，這只是純粹迎合國內很多消費者盲目追求國際品牌的心理。在國內消費者處于懵懂無知的初期狀態下，這些企業能夠獲得一定的成功。但是隨著消費者更加理性、對離岸公司的了解越來越多，這種國際品牌的把戲遲早會被戳穿。

　　對于離岸公司在國際貿易中、海外融資中、避稅方面、避免貿易壁壘等純經濟活動中發揮的巨大作用，本人深表嘆服。但對于利用離岸公司名義到海外申請商標的做法，筆者認為存在很多困難因素和不利因素，同時也是國內企業對自己品牌不自信的表現。實踐中，很多離岸公司在國內都存在有一個實體公司用于生產經營、出口或用于在國內的其它經濟活動，該實體公司一般是海外離岸公司的控股公司、子公司或其它關聯公司。筆者認為，鑒于上述提到的不利因素，在海外設立離岸公司的這些企業完全可以利用在國內的企業提出商標國際申請。這樣企業不僅能夠提供相應的商標注冊法律文件，因為世界上幾乎所有國家和地區在中國都設有大使館或領事館，保證了企業順利到海外進行注冊；另一方面，在國內只要提供營業執照或其他證明文件就可以提出商標申請注冊，很容易解決商標基礎注冊事宜；中國采用與國際通行的尼斯商品和服務分類，保證了到國外申請商標包含商品或服務分類的一致性；目前大多數企業的商標都是在國內實際生產使用、在其他有出口的國家和地區使用，因此在提供使用證據時輕而易舉；更為重要的是，國內企業可以利用馬德里商標國際注冊體系辦理商標國際注冊，可以節省大批費用。

　　離岸公司的設立，是一段時間內企業實施走出去戰略的重要一步，但不意味著企業就必須將自己的品牌也以離岸公司的名義去注冊。一個品牌的成功，在與企業的不斷創新與發展；一個企業的成功，在于其具有民族認同感，因為民族的才是世界的。

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