分案申請(qǐng)中的若干問(wèn)題探析

2008-09-03

文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司王艷江

　　在一件專利申請(qǐng)未結(jié)案之前，申請(qǐng)人可以基于該專利申請(qǐng)?zhí)岢鲆患蚨嗉职干暾?qǐng)。在目前的專利實(shí)踐中，申請(qǐng)人可以根據(jù)審查員不具有單一性的審查意見(jiàn)提出分案申請(qǐng)，也可以主動(dòng)提出分案申請(qǐng)。那么申請(qǐng)人在什么情況下需要主動(dòng)提出分案申請(qǐng)，主動(dòng)提出分案申請(qǐng)有什么好處？本文擬圍繞這兩個(gè)問(wèn)題對(duì)分案申請(qǐng)中的若干問(wèn)題進(jìn)行探討。

　　根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第四十二條的規(guī)定，一件專利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請(qǐng)人可以提出分案申請(qǐng)。分案申請(qǐng)不得改變?cè)暾?qǐng)的類別。

　　根據(jù)審查指南的規(guī)定，申請(qǐng)人可以在收到專利局對(duì)原申請(qǐng)發(fā)出的授權(quán)通知書(shū)之日起的兩個(gè)月期限屆滿之前的任何時(shí)間提出分案申請(qǐng)，需要注意的是，即使申請(qǐng)人在兩個(gè)月期限屆滿之前提前辦理了辦登手續(xù)，仍可根據(jù)上述規(guī)定在辦登之后、兩個(gè)月期限屆滿之前提出分案申請(qǐng)。對(duì)于審查期間視撤的申請(qǐng)，需要在辦理恢復(fù)權(quán)利手續(xù)之后才能提出分案申請(qǐng)。對(duì)于被駁回的申請(qǐng)，自申請(qǐng)人收到駁回決定的三個(gè)月內(nèi)，不論申請(qǐng)人是否提出復(fù)審請(qǐng)求，均可以提出分案申請(qǐng)。復(fù)審及后續(xù)的行政訴訟期間，申請(qǐng)人也可提出分案申請(qǐng)。

　　在最近的一次審查指南的修改中，對(duì)提出分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)進(jìn)行了限制。申請(qǐng)人不再能夠基于一件分案申請(qǐng)主動(dòng)提出另外一件分案申請(qǐng)，即分案申請(qǐng)不可再有分案申請(qǐng)。一件原始申請(qǐng)的所有分案申請(qǐng)只能基于該原始的申請(qǐng)?zhí)岢觯丛俅沃鲃?dòng)提出分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間必須滿足原始申請(qǐng)未結(jié)案的條件。但是如果審查員在審查意見(jiàn)中指出分案申請(qǐng)仍有不符合單一性的缺陷，則申請(qǐng)人可以按照審查意見(jiàn)再次基于分案申請(qǐng)?zhí)岢龇职福皇苌鲜鲆?guī)定限制。

　　對(duì)于分案申請(qǐng)的內(nèi)容，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則四十三條的規(guī)定，分案申請(qǐng)不得超出原始公開(kāi)的范圍。審查指南規(guī)定，分案申請(qǐng)與原申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)應(yīng)當(dāng)分別要求保護(hù)不同的發(fā)明。

　　如上文所述，分案申請(qǐng)一般有兩種情況。一種情況是審查員在審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出了各權(quán)利要求之間不具有單一性，申請(qǐng)人為了保護(hù)從原申請(qǐng)中刪除的技術(shù)方案而被動(dòng)提出分案申請(qǐng)。另一種情況是在原申請(qǐng)未結(jié)案之前，申請(qǐng)人主動(dòng)提出的分案申請(qǐng)。對(duì)于被動(dòng)提出的分案申請(qǐng)，申請(qǐng)人只需將原申請(qǐng)中不具有單一性的權(quán)利要求放入分案申請(qǐng)中即可，這種分案申請(qǐng)是常規(guī)意義上的分案申請(qǐng)，由于分案申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)已經(jīng)存在于原申請(qǐng)中，因此這種分案申請(qǐng)一般不會(huì)有超范圍的問(wèn)題。對(duì)于申請(qǐng)人主動(dòng)提出的分案申請(qǐng)，往往需要為分案申請(qǐng)撰寫新的權(quán)利要求書(shū)，這樣就可能會(huì)造成分案申請(qǐng)超范圍。因此如何撰寫分案申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)值得探討。另外，申請(qǐng)人通過(guò)主動(dòng)提出分案申請(qǐng)往往可以為申請(qǐng)人帶來(lái)其他方面的好處，因此如何巧妙利用分案申請(qǐng)為申請(qǐng)人爭(zhēng)取最大的利益也是代理人需要思考的。

　　利用主動(dòng)分案申請(qǐng)可以要求保護(hù)未寫入權(quán)利要求書(shū)中的發(fā)明。原說(shuō)明書(shū)中公開(kāi)了若干項(xiàng)發(fā)明，但是在原申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)中由于種種原因僅要求保護(hù)了其中的幾項(xiàng)發(fā)明。在這種情況下可以依據(jù)原始公開(kāi)在說(shuō)明書(shū)中的發(fā)明撰寫新的權(quán)利要求書(shū)并提出分案申請(qǐng)。這是主動(dòng)分案申請(qǐng)的一個(gè)最主要的動(dòng)因。例如，原申請(qǐng)中公開(kāi)了一種打印引擎和一種用于該打印引擎的電機(jī)裝置，但是在原申請(qǐng)權(quán)利要求部分僅要求保護(hù)打印引擎。這時(shí)申請(qǐng)人可以在原申請(qǐng)結(jié)案之前基于用于打印引擎的電機(jī)裝置提出分案申請(qǐng)。在這種情況下，由于電機(jī)裝置的權(quán)利要求并未出現(xiàn)在原申請(qǐng)的權(quán)利要求部分，申請(qǐng)人需要為分案申請(qǐng)撰寫電機(jī)裝置的新的權(quán)利要求書(shū)。在撰寫過(guò)程中，要按照實(shí)施細(xì)則第四十三條的規(guī)定，不能超出原始公開(kāi)的范圍。根據(jù)筆者遇到的一些案例，目前審查員對(duì)分案申請(qǐng)是否超范圍持有相當(dāng)嚴(yán)格的審查基準(zhǔn)，新的權(quán)利要求書(shū)不能是說(shuō)明書(shū)概括出的技術(shù)方案，也就是說(shuō)，即使權(quán)利要求書(shū)中每個(gè)技術(shù)特征在說(shuō)明書(shū)中都能夠得到支持，但是如果其整體技術(shù)方案并沒(méi)有在說(shuō)明書(shū)的一個(gè)實(shí)施例中公開(kāi)，或者其整體技術(shù)方案中沒(méi)有包含該實(shí)施例中所有相關(guān)的特征，也會(huì)被認(rèn)定為分案申請(qǐng)超范圍。為了應(yīng)當(dāng)盡量避免這種被動(dòng)情形，申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件的階段一定要將所有的發(fā)明都寫入權(quán)利要求書(shū)中，即使他們明顯不具有單一性，只要在原申請(qǐng)權(quán)利要求中出現(xiàn)過(guò)的技術(shù)方案，一般情況下不會(huì)有分案超范圍的問(wèn)題。另外，即使不想將其寫入原申請(qǐng)的權(quán)利要求書(shū)，如果有日后分案的打算，也要在撰寫申請(qǐng)文件的時(shí)候埋下伏筆。具體地說(shuō)，至少要在發(fā)明內(nèi)容部分公開(kāi)所有發(fā)明的技術(shù)方案，并且在具體實(shí)施方式部分與其呼應(yīng)。否則在后續(xù)的分案申請(qǐng)權(quán)利要求撰寫中，申請(qǐng)人就不得不將具體實(shí)施方式中與該項(xiàng)發(fā)明相關(guān)的所有特征都加入權(quán)利要求中，造成保護(hù)范圍非常小的不利后果。

　　利用主動(dòng)提交分案申請(qǐng)可以擴(kuò)大原申請(qǐng)的專利保護(hù)范圍。例如一件專利申請(qǐng)要求保護(hù)一種一種壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)，在原始申請(qǐng)中，權(quán)利要求1包括如下技術(shù)特征：“其設(shè)置成通過(guò)使用甲烷基氣體和點(diǎn)火引發(fā)劑的混合物而運(yùn)行”。在答復(fù)審查意見(jiàn)通知書(shū)階段，申請(qǐng)人想要將其中的“甲烷基氣體”修改為上位的“燃料氣體”。盡管說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)公開(kāi)了使用燃料氣體的壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)方案，修改沒(méi)有超出原始公開(kāi)的范圍。但是根據(jù)審查指南的規(guī)定，由于這種修改改變了獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請(qǐng)求保護(hù)的范圍，因此盡管修改內(nèi)容符合專利法第三十三條的規(guī)定，由于不利于節(jié)約審查程序，審查員肯定不會(huì)接受。在這種情況下，如果申請(qǐng)人認(rèn)為使用“燃料氣體”的技術(shù)方案非常重要，可以基于此上位的技術(shù)方案提出分案申請(qǐng)，由于分案申請(qǐng)的技術(shù)方案沒(méi)有超出原始公開(kāi)的范圍，同時(shí)滿足分案申請(qǐng)與原申請(qǐng)要求保護(hù)不同的發(fā)明的條件，因此可以順利得獲得授權(quán)。

　　利用主動(dòng)提交分案申請(qǐng)可以盡快獲得授權(quán)。例如在一件包括10項(xiàng)權(quán)利要求的專利申請(qǐng)中，審查員在一通中認(rèn)為獨(dú)立權(quán)利要求1～3沒(méi)有新穎性和創(chuàng)造性，而其他權(quán)利要求具有專利性。這時(shí)申請(qǐng)人在答復(fù)一通時(shí)可以放棄權(quán)利要求1～3，而保留審查員未拒絕的權(quán)利要求4～10，從而獲得盡快授權(quán)。對(duì)于放棄的獨(dú)立權(quán)利要求1～3，申請(qǐng)人可以另外提出分案申請(qǐng)，在分案申請(qǐng)中爭(zhēng)辯其具有專利性的詳細(xì)理由。這樣申請(qǐng)人一方面可以盡快獲得權(quán)利，以保護(hù)其產(chǎn)品，另一方面可以爭(zhēng)取盡可能大的保護(hù)范圍。根據(jù)新修改的審查指南，對(duì)于不同的發(fā)明創(chuàng)造的定義為權(quán)利要求書(shū)具有不完全相同的保護(hù)范圍。顯然，原申請(qǐng)與分案申請(qǐng)的權(quán)利要求的技術(shù)特征不完全相同，保護(hù)范圍不同，因此滿足不相同的發(fā)明創(chuàng)造的條件，符合分案申請(qǐng)的要求并可以在授權(quán)后兩個(gè)專利可以同時(shí)存在。

　　另外，由于審查指南中對(duì)分案申請(qǐng)的內(nèi)容的要求僅為不超出原申請(qǐng)公開(kāi)的范圍。理論上申請(qǐng)人可以將原申請(qǐng)?jiān)獠粍?dòng)地作為一件分案申請(qǐng)?jiān)俅翁峤弧１M管指南中規(guī)定分案申請(qǐng)與原申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)分別要求保護(hù)不同的發(fā)明，但是專利法和細(xì)則中并沒(méi)有明確的條款禁止這種做法。因此客觀上申請(qǐng)人可以達(dá)到專利申請(qǐng)被重新審查一遍的效果，以期達(dá)到不同的審查結(jié)果。但是很顯然這種做法并不符合分案申請(qǐng)的立法本意，目前專利局已經(jīng)注意到這種情況的存在，相信在以后的指南修改過(guò)程中會(huì)有明確的規(guī)定。

　　對(duì)于外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)來(lái)說(shuō)，如果原申請(qǐng)僅包含一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)，申請(qǐng)人想通過(guò)提交分案申請(qǐng)的方式再次提交審查的話，專利局會(huì)依據(jù)細(xì)則第四十二條駁回分案申請(qǐng)的。因?yàn)榉职干暾?qǐng)的前提條件是一件申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)。對(duì)于外觀設(shè)計(jì)，由于沒(méi)有權(quán)利要求書(shū)，通過(guò)圖片很容易判定包含幾項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)，因此只能在包含多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)（多套圖片）的情況下提出分案申請(qǐng)。相反，對(duì)于發(fā)明和實(shí)用新型來(lái)說(shuō)，由于判斷存在幾項(xiàng)發(fā)明需要對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行分析，另外權(quán)利要求中未寫明但在原說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)公開(kāi)的發(fā)明也可以提出分案申請(qǐng)，因此對(duì)于是否符合包括多項(xiàng)發(fā)明的條件，申請(qǐng)人有較大的爭(zhēng)辯空間。

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