文/北京集佳知識產權代理有限公司 于小杰
近日，我方代理的第三人河南省張弓酒業有限公司的關于第19988494號“非常度”商標無效宣告請求行政糾紛一案取得了勝訴的一審判決書（2020京73行初第4565號）。該案件所涉及的是否構成《商標法》第三十二條后半段關于搶注在先使用并有一定影響商標的問題，值得我們總結學習。
【焦點問題】
訴爭商標的注冊是否違反了《商標法》第三十二條后半段的規定，即訴爭商標系對第三人在“白酒”商品上在先使用并有一定影響的“非常度”商標的搶注。
【案情簡介】
商標的基本情況：
訴爭商標由姬艷玲于2016年5月17日申請注冊，并于2018年2月7日獲準注冊。河南省張弓酒業有限公司在2019年3月5日就第19988494號“非常度”商標向國家知識產權局商標評審委員會提出無效宣告請求，理由是訴爭商標的注冊違反《商標法》第三十二條后半段的規定，訴爭商標是否系對第三人在“白酒”商品上在先使用并有一定影響的“非常度”商標的搶注。
國家知識產權局認定：申請人提交的證據2-證據6、證據10-證據11中銷售發票、產品圖片、廣告宣傳資料及相關媒體報道等證據可以一一對應，形成證據鏈，證明申請人將“非常度”商標用在白酒商品上，并具有一定的知名度。申請人提交的 其他證據可以佐證上述事實。訴爭商標“非常度”與申請人的“非常度”商標在文字組成、呼叫等方面相同，已構成近似商標。訴爭商標指定使用的白酒；葡萄酒等商品與申請人銷售的白酒等商品在功能、用途等方面相近，屬于同一種或類似商品。加之，申請人與被申請人同處于河南省，申請人及其 產品在河南省具有一定知名度，可以推定被申請人對申請人及其產品情況應當知曉，故被申請人申請注冊訴爭商標具有明顯的主觀惡意。綜上，本案在案證據可以認定訴爭商標的申請注冊構成了“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的情形，從而對訴爭商標予以無效宣告。
北京知識產權法院認定：第三人提交的產品購銷合同及發票、銷售發票均顯示有“非常度”商標，可以證明在訴爭商標申請日前第三人銷售標有“非常度”商標的“白酒”商品。結合第三人提交的《商丘日報》的報道及第三人的宣傳證據可以證明在訴爭商標申請日前，第三人在“白酒”商品上使用“非常度”商標并具有一定影響。鑒于各方當事人對于訴爭商標與第三人在先使用并有一定影響的“非常度”商標構成近似標識、訴爭商標核定使用的商品與“白酒”商品構成同一種或類似商品均不持異議，本院經審查亦予以確認?？紤]到原告與第三人系同處于河南省的同業經營者，原告對于第三人在先使 用并有一定影響的“非常度”商標應當有所知悉，原告仍申請注冊與第三人在先使用并有一定影響的標識完全相同的商標，其主觀上難為善意。此外，原告提交的證據形成時間晩于訴爭商標申請日，且使用、宣傳證據為其自行截取、制作，尚不足以證明訴爭商標經過使用具有知名度。綜上，訴爭商標的申請注冊構成2013年商標法第三十二條規定的“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”所指之情形。
【辦案思路】
本案爭議焦點是《商標法》第三十二條后半段，關于商標搶注的問題。對此，《北高院審理指南》規定認定訴爭商標的申請注冊是否屬于“以不正當手段搶先注冊他人在先使用并具有一定影響的商標”時，應同時具備下列情形：（1）未注冊商標在訴爭商標申請日之前已經使用并有一定影響；（2）訴爭商標與在先使用的未注冊商標構成相同或近似商標；（3）訴爭商標指定使用的商品與在先使用的未注冊商標所使用的商品構成相同或者類似商品；（4）訴爭商標申請人明知或者應知他人在先使用商標。針對本案，由于訴爭商標與第三人在先使用商標標識相同，原告方想從知名度問題上來否定我們。對于我們評審階段提供的大量發票，有些由于晚于訴爭商標申請日，本身不具有關聯性。但對方卻對其真實性表示懷疑，百般糾纏在諸如此類的問題上。
在訴訟中，圍繞焦點問題，我們作為第三人要想在訴訟中繼續維持國知局的裁定結果，應強調以下兩方面：1、盡可能的繼續補充訴爭商標申請日前的使用證據，尤其是銷售發票和廣告宣傳方面的證據；2、從原告的證據中找出漏洞，從而反駁對方觀點，指出其主觀惡意。
在舉證階段，我們又新搜集到了2015-2016年“非常度”商品的銷售發票，發票上均明確體現了“非常度”品牌，以此來證明在訴爭商標申請日，即2016年5月17日前，第三人非常度商標已經在先使用并具有一定影響。同時，我們提交了原告名下的注冊商標列表，其申請注冊了多件摹仿我們第三人“非常度”品牌的商標，由此可以看出，原告明知第三人的品牌，其主觀惡意明顯。后續在開庭前，我們提交了關于廣告宣傳方面在先使用的證據。具體而言，是2012-2013年《商丘日報》對于“非常度”品牌的媒體報道情況，以及優酷網對于2012年秋季全國糖酒會的報道，里面明確體現了第三人“非常度”品牌參加展會的宣傳情況。最后，在提交代理詞的時候，我們將評審階段和訴訟階段的證據進行了梳理，足以得出第三人“非常度”商標在先使用并具有一定影響的結論。
此外，參考《北高院審理指南》關于認定訴爭商標申請人是否明知或者應知他人的未注冊商標時，可以綜合考慮的因素：訴爭商標申請人與在先商標使用人屬于同行業；在先商標顯著性較強的，訴爭商標與其高度近似。原告在評審階段的答辯理由中自認，是酒業行業的經營者。在訴訟階段原告證據中更是直接表明，其使用的商號為“河南省非常度酒業有限公司”以及“非常度酒業公司”。加之訴爭商標與第三人在先使用的“非常度”商標相同，且雙方為同地域同行業經營者，尤其是原告名下另一件“非常度”商標，其排列形式與第三人白酒商品上實際使用的標識排列相近。綜上可以看出，原告主觀上明知應知第三人的非常度商標，其攀附商譽的惡意十分明顯。
該案目前處于二審階段，后續將繼續補交關于對方惡意的證據。
【典型意義】
《商標法》第三十二條后半段，關于搶注在先使用并有一定影響的商標的問題，需要較為扎實的證據證明，在訴爭商標申請日前，未注冊的商標在相同或者類似商品上，已經使用并具有一定影響。與此同時，訴爭商標權利人的主觀意圖，即認定訴爭商標申請人明知或者應知他人未注冊商標的情況也至關重要。如果訴爭商標申請人惡意明顯，甚至可能會適度降低未注冊商標知名度的證明標準。
參考文獻：
1.2020京73行初第4565號行政判決書
2.《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》