文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉達
香港作為中國大陸對外溝通交流的門戶，一直是國內(nèi)外客戶進行商標注冊申請的重點地區(qū)之一，同時其商標制度亦受到英國的極大影響。在中國大陸《商標法》中，駁回復(fù)審的期限為收到駁回通知之日起15日，且并無延期或擱置制度，導(dǎo)致在復(fù)審程序中很難等到引證商標爭議程序的審理結(jié)果，而被迫推進后續(xù)的訴訟或補位提交商標新申請。而在香港商標申請中，則明確規(guī)定商標申請人可在上述情況下申請延期，以使商標申請人獲得額外時間以進行準備或采取其他措施解決糾紛。
在香港商標審查中，可以申請延期的情況主要分為兩種，一為在商標注冊申請中，二為在對商標提起異議、撤銷、無效等其他法律程序中。本文將簡要介紹第一種情況，即香港商標駁回復(fù)審中申請延期的相關(guān)制度，以盼客戶能夠主動運用駁回復(fù)審延期制度最大程度地保護自己的商標權(quán)利。
申請人商標的注冊申請如遇官方下發(fā)駁回，為爭取額外時間以聯(lián)系在先商標所有人進行談判、對在先商標采取措施、準備證據(jù)等，申請人可選擇以如下基礎(chǔ)申請駁回復(fù)審延期。
1.基于香港《商標規(guī)則》第13(3)條申請延期
根據(jù)香港《商標規(guī)則》第13(3)條規(guī)定，在首次駁回規(guī)定的答復(fù)期限內(nèi)，商標申請人可申請進行駁回復(fù)審延期一次，為期3個月。值得注意的是，商標申請人以本條規(guī)定為基礎(chǔ)申請延期，不需要任何理由，而且一般會馬上被官方核準。但鑒于香港駁回復(fù)審一般都會給予6個月的復(fù)審期限，加上申請人可依照本條規(guī)定申請延長的3個月，則首次駁回的復(fù)審期限最長可達9個月。客觀來說，如無特殊情況，香港官方認為9個月的期限是足以使商標申請人進行充分準備以提交駁回復(fù)審的。因此，商標申請人無法依據(jù)本條規(guī)定再行申請延期3個月，即商標申請人以本條規(guī)定申請延期只可適用一次。
2.基于香港《商標規(guī)則》第13(6)條申請延期
商標申請人在基于香港《商標規(guī)則》第13(3)條申請延期后，原則上已不能再行申請延期，但考慮到某些特殊原因，如申請人的商標申請是由于相對理由，即存在在先相同、近似商標而駁回的，則申請人可提交駁回復(fù)審簡單告知香港官方因如下理由需要進行延期審查，待香港官方就申請人提交的駁回復(fù)審下發(fā)裁定，并要求申請人在一定期限內(nèi)進行答復(fù)的，則申請人可在此期限內(nèi)基于如下理由提交延期申請：
（1）申請人需要額外時間以取得某有關(guān)在先商標所有人的同意；
（2）申請人需要額外時間以取得某有關(guān)在先商標的轉(zhuǎn)讓；或
（3）某有關(guān)在先商標的無效、撤銷程序仍然待決；
（4）申請人需要額外時間準備使用證據(jù)；或
（5）申請人有其他特殊情況。
申請人基于本條規(guī)定可以多次申請延期，但每次申請延長的期限仍然不得超過3個月。
關(guān)于前三個理由，我們可以發(fā)現(xiàn)其均是與在先商標相關(guān)的原因，理由（1）為獲取同意函，理由（2）為商標轉(zhuǎn)讓統(tǒng)一所有人名義，理由（3）為等待對在先商標提起無效、撤銷的法律程序結(jié)果。關(guān)于理由（3）中沒有等待對引證商標提起異議的法律程序結(jié)果的原因，是因為如香港官方發(fā)現(xiàn)存在未注冊的在先商標，其將自動擱置申請人商標的審查程序，并告知申請人該情況，并等到該在先商標狀態(tài)確定，如確認注冊或未注冊后，再根據(jù)不同情況對申請人商標申請下發(fā)駁回或核準公告通知。對比中國大陸的商標制度，中國大陸官方并不會等待被駁回商標申請人對在先商標撤銷申請的結(jié)果，并擱置對該申請人商標駁回復(fù)審的答復(fù)期限，因此代理機構(gòu)一般會建議該申請人放棄被駁回的原商標申請，而選擇對在先商標提起撤銷申請，并在此后重新提交商標新申請，以起到類似的駁回復(fù)審延期效果。但這種實踐中的操作方法畢竟與香港正式的駁回復(fù)審延期制度不同，因為存在被駁回商標的申請人提交新申請前，又有其他商標申請人提交了在先相同或近似商標，而被駁回商標申請人的商標新申請又被引證新的在先商標駁回，從而產(chǎn)生新的需要解決的障礙。
理由（4）為給予申請人準備使用證據(jù)的時間，但需注意，根據(jù)本條規(guī)定，香港官方只給予由于相對理由而被駁回的商標申請以延期準備使用證據(jù)的機會，而未給予因絕對理由，即缺乏顯著性等而被駁回的商標注冊申請以此延期途徑。
關(guān)于理由（5）中所述其他情況，一般是指在先商標已失效，或即將失效，但由于香港法律規(guī)定，商標失效日后仍有一年的隔離期，在此期間內(nèi)該在先商標仍然會被引證用以駁回申請人商標的注冊申請。基于這種特殊情況，商標申請人可選擇基于本條規(guī)定中理由（5）來多次申請每次不超過3個月的延期，以等待該引證商標隔離期結(jié)束后提交駁回復(fù)審，從而使申請人商標順利核準公告。
參考資料：
1.香港《商標條例》（第559章）
2.香港《商標規(guī)則》（第559A章）