文/北京集佳知識產權代理有限公司 柴瑋杰
在中國，為防止第三方搶注或借本企業知名商標的良好商譽銷售商品，大部分企業除了在主營的商品上申請注冊商標，也會在非主營商品上申請商標。但是在美國，商標的申請、審查、續展及異議、無效等程序要求及標準，與國內有很大不同。美國尤其地注重使用證據，且在提交使用證明時，需申請人提交宣誓。若申請商品的范圍超出實際使用范圍，卻在申請時提交了所有商品均實際投入使用的聲明，則將會把商標置于極其脆弱的境地，不但在后續對他人的近似商標主張權利時將受到限制，也將對近似商標所有人提起的異議或無效主張難以抗拒。為此，筆者在此對美國商標制度中的使用證據進行詳細梳理，以供參考。
一、美國商標使用證據要求
美國使用證據要求一般如下：a.申請/注冊人需要為申請的每一類別下的商品，至少提供一件使用證據。若申請/注冊人認為一件使用證據可支持數個類別商品的使用的，需向審查員明確指出；b.若為標準字體申請，則使用證據可以為任何形式及顏色；若為非標準字體，且主張顏色，則提交使用證據時顯示的商標，需與申請時主張的顏色及設計一致。
此外，由于美國對使用證據的要求極其嚴格，對于產品的使用證據與對于服務類產品的使用證據要求也存在一定區別，我們具體列出如下：
（一）對一般產品的使用證據要求
1.以照片形式：一般來說，可以提供于產品上顯示商標的標簽，運輸標簽，包裝等；也可以為直接壓印在產品上的商標。需直接顯示產品與商標的聯系。
2.以網頁形式提交：1）包含申請產品的圖片或文字描述；2）顯示商標與產品的聯系；3）提供一種購買產品的方式。需注意的是，提供的網頁截圖中，商標需要以一種可以被消費者辨識為商標的形式出現。若商標距離產品較遠，更可能被識別為供應方名稱等，而非直接應用于產品的商標，則為不可被接受的證據。
對軟件，程序，電影，視頻等電子產品的使用證據要求：可以為在電腦程序上顯示了商標的截屏；在某一幀上顯示了商標的電影或視屏的截圖。對于前述類型商品，只要商標被應用于產品或裝載物，或與產品一同顯示，且產品進行了商業銷售，則不要求消費者可以在購買產品之前預先看到商標。
對于軟件類產品，則可以提供顯示軟件可下載或可購買的網頁截圖。
（二）對服務的使用證據要求
1.以照片提交：可以為宣傳單頁，海報，或雜志介紹，只要詳細體現了商標和具體的服務介紹；
2.以網頁形式提交：可以為詳細描述了服務并顯示商標的網頁截圖。
提交使用證據時，美國官方還要求申請人提交宣誓書/使用聲明，聲明商標已在全部產品上投入使用，或提供有理由的不使用聲明。具體內容如下：
1.宣誓書：申請人在提交使用證據的同時，提交一份簽字后的宣誓書。宣誓書中，需表明宣誓人證明所有商品及/或服務均已實際投入使用。同時，宣誓人知曉，基于故意的錯誤聲明可能導致罰款或監禁。同時，也將危害申請/注冊的有效性。
2.合理的不使用聲明：若申請人基于特殊原因，暫時無法將商標投入使用，但實際并無放棄商標意圖，且后續有繼續使用商標之意，則可以提交一份“合理的不使用聲明”，向官方說明情況。然而該種聲明，需具體說明無法實際投入使用的理由，且需要告知商標再次投入使用的時間。以下理由可構成合理的不使用聲明：1）貿易禁運；2）業務售賣；3）生產產品必須的設備等需要維護或者重設，且該種設備市面無可替代產品；3）疾病，自然災害等；4）與經銷商之間的協商；5）若客戶有后續訂單的，也可以提交，證明商標將于后續提交使用，沒有放棄的意圖。
（三）幾種申請基礎及對應的使用證據要求
1.基于實際使用提交申請—— Section 1（a）
一般來說，客戶需要為申請的每一類別商品或服務提交至少一件使用證據。若認為可以以一件商品的使用證據，指代數件類別的，需特別向審查員指出。同時，作為使用證據的商品需為至少在申請日前在美國實際投入使用。
2.基于意圖使用提交申請—— Section 1（b）
基于善意使用的意圖提交的申請，申請時無需提交使用證據。后續對提交使用證據的延期，可達三年。
3.基于馬德里提交的申請—— 66（a）
申請時無需使用證據，但注冊后5-6年需提交。
4.基于國內申請/注冊提交的申請—— 44（d）（e）
申請時無需使用證據，但注冊后5-6年需提交。
（四）注冊后提交使用證據：美國一般要求注冊后5-6年提交一次使用證據，后續，每次續展時均需提交一次使用證據。
二、審查階段時的自由裁量及注冊后的證據抽查
（一）申請時的審查員依其自由裁量權做出的進一步要求：
雖然美國商標的一般使用證據要求如上所述，但美國審查員完全可以基于職權對申請人提出更高的使用證據要求。一般來說，若申請人申請時首次提交的使用證據存疑（疑似經電子修改等），則審查員在下發審查意見，要求申請人提供更清晰的照片的同時，會要求申請人提供更詳細的產品使用信息，包括但不限于：商品第一次銷售日，產品具體實物銷售的所在地，商店展示，產品的第一次成交日期等。
或者，若申請人申請的產品過多，范圍過廣，審查員也可能要求申請人出具進一步的產品信息，如：產品介紹，廣告，使用手冊等；或者，要求提供其他產品的使用證據，如：同時申請第28類的滑板，釣魚竿等商品，但僅提供滑板的銷售證據。雖官方要求為一個類別至少提供一件使用證據，但審查員可以依職權要求申請人提供可以覆蓋全部商品的使用證據。
（二）注冊后的美國使用證據抽查計劃
適用條件：
1.適用于已提交使用證據的商標（即不包括基于馬德里或國內申請/注冊而提交的，尚未到5-6年提交使用證據年限的注冊商標）。
2.商標指定了一個類別，且指定了該類別中四項或超過四項商品或服務的；或者，商標指定了兩個或兩個以上類別，且至少在其中兩個類別分別指定了兩項或兩項以上商品或服務的。
三、使用證據相關的無效，異議等
1.虛假聲明。在介紹商標使用證據的要求時，我們提到，美國官方要求在提交使用證據的同時，一并提交宣誓書，而宣誓書中包括：“宣誓人證明所有商品及/或服務均已實際投入使用。同時，宣誓人知曉，基于故意的錯誤聲明可能導致罰款或監禁。同時，也將危害申請/注冊的有效性?！?/p>
基于以上，若后續宣誓書中提及的商品未被實際投入使用，則對方可以主張申請人在申請時蓄意提交了虛假聲明而提交異議或無效。同時，主張該商標系基于欺詐而獲得的注冊。
2.不使用撤銷。嚴格來說，美國沒有所謂的三年不使用撤銷，即，商標未使用僅兩年，只要對方可以證明商標申請人商標沒有實際使用，且沒有繼續投入使用的意圖，依然可以提起無效（美國撤銷為無效的一種）。同時，即使對方商標未實際投入使用已滿三年，若對方存在充分理由，商標依然可以不被撤銷（如：天災人禍；商品較為復雜，商業計劃的周期較長）。
三年不使用撤銷，僅是一般而言，若不滿三年而提起撤銷，撤銷人除證明商標不使用外，還需證明對方無使用意圖。而該種證明責任較高。滿三年而不使用，官方推定對方無使用意圖，對方需要指明存在后續使用意圖的。
同時，在商標不使用撤銷中，若實際使用中的商標與申請的商標（主張了顏色及設計），僅是存在較輕微的非實質性變動，而消費者能夠將實際使用中的商標與申請商標辨識為相同商標的，則該兩件商標屬于法律上的等同商標。被撤銷人完全可以進行抗辯。
四、建議及評價
美國重視商標的實際使用，且不同于國內注冊在先的保護原則，美國保護商標的在先使用。即使未注冊商標，也可以基于其在先的使用，對申請中商標提起異議，對已注冊商標提起無效。
前述抽查機制，審查員的自由裁量權及對使用證據的種種要求，均為保證申請/注冊人提交了真實的使用證據。然而，國內申請人基于國內實踐（在主要商標上申請大量的商品及類別，包括與其實實際經營范圍相去甚遠），通常也偏向于在美國申請時，一并申請大量的商品及類別。
前述抽查機制，審查員的自由裁量權及對使用證據的種種要求，均為保證申請/注冊人提交了真實的使用證據。然而，國內申請人基于國內實踐（在主要商標上申請大量的商品及類別，包括與其實實際經營范圍相去甚遠），通常也偏向于在美國申請時，一并申請大量的商品及類別。
綜上，筆者建議擬在美國進行商標申請的個人及公司，依商標在美的實際使用情況及計劃，謹慎選擇擬申請的商品及服務。