文/集佳知識產權代理有限公司 朱剛琴

　　馬來西亞（Malaysia），簡稱大馬，是“一帶一路”戰(zhàn)略沿線國之一。作為全球最有吸引力的零售市場之一，馬來西亞也是中國企業(yè)熱衷于發(fā)展市場并積極進行商標注冊的熱門選擇國家。因而，為有效在馬來西亞注冊商標，保護民族企業(yè)品牌，了解馬來西亞商標審查實踐對于中國企業(yè)將大有裨益。

　　關鍵字：馬來西亞，中國，商標審查，差異

　　馬來西亞為英聯(lián)邦成員國，采用英美法系。對比中國大陸法系制度，馬來西亞與中國商標審查制度有諸多區(qū)別。筆者現(xiàn)從中國企業(yè)熟識的國內商標制度出發(fā)，根據(jù)最新案例，探討馬來西亞與中國商標審查制度幾點較為明顯的差異點，以便中國申請人在馬來西亞商標申請中有效趨利避害。

　　中國國內一知名企業(yè)，在馬來西亞第35類廣告、市場推銷等服務上申請注冊“HLA”商標。但審查過程中，該商標被馬來西亞官方駁回，駁回理由為該商標與毛里求斯一公司2008在第36類金融服務上注冊的“HLA”商標構成近似。該國內企業(yè)隨即提交了駁回復審，爭辯申請服務不類似，但失敗；其后，申請人向馬來西亞官方申請了聽證，與審查員面對面溝通爭辯申請服務不類似，同時限定申請服務與金融服務無關。馬來西亞審查員最終接受了聽證程序中申請人的爭辯理由，核準其第35類“HLA”商標注冊。

　　通過以上案例，對比中國商標制度，我們很容易看出馬來西亞商標審查制度幾大與中國的迥異之處：

　　一、寬泛的跨類別商標駁回

　　眾所周知，商標申請需指定具體的商品/服務，根據(jù)國際尼斯分類標準，商品/服務被劃分為45個類別，前三十四個類別為商品，后十一個類別為服務。在中國，中國商標局根據(jù)商品的功能、用途、原料等方面，以及服務的目的、內容、方式等方面，將45個類別進一步在各個類別劃分了小群組。除較小部分商品或者服務特定標明與其它類別商品或服務類似外，其余絕大部分不同群組和類別商品/服務不被視為類似。例如，商標初步審查中，中國商標局一般不會對案例中所述第35類服務上申請的商標，基于第36類服務上的在先近似商標下發(fā)駁回決定。而這種跨類別駁回，在馬來西亞是司空常見的問題。

　　在馬來西亞商標審查中，若商標相同或較為近似，可以被認定為跨類別類似的商品/服務范圍非常寬泛，這種跨類別類似的情形不僅涵蓋中國的少量商品對商品、服務對服務的跨類別類似范疇，商品和服務被視為跨類別類似的情形同樣頗為常見，這點與中國的審查實踐迥異。比如說，在馬來西亞，第35類商業(yè)管理等服務，除第37類建筑維修、39類運輸和40類材料處理三個類別服務外，會被審查員認定為與其它共計四十二個類別各個類別的商品/服務構成類似。

　　當然，針對跨類別類似的商標駁回，根據(jù)個案情況，存在根據(jù)商品/服務功能、性質、銷售渠道等方面不同爭辯不類似、從而克服駁回決定的可能性。但給中國申請人的提示為，不要誤認為在申請商品/服務所在類別不存在相同/近似商標，則商標申請就會被順利核準注冊。

　　二、聽證制度，與審查員面對面溝通的機會

　　根據(jù)中國商標審查制度，若商標申請在初步審查中被駁回，救濟程序為：中國商標局下發(fā)駁回→商標評審委員會駁回復審→法院行政訴訟。但在以上“HLA”案例中，不難發(fā)現(xiàn)第一次駁回復審書面提交程序失敗后，在走到行政訴訟程序前，馬來西亞還存在另一救濟程序，即“聽證”，申請人與審查員面對面溝通商標可注冊性的程序。

　　無論在中國還是馬來西亞，商標初步審查中被審查員基于在先權利下發(fā)駁回是非常常見的情形。但駁回中，諸多不同情況可以決定被駁回商標是否可以被核準注冊，例如系爭商標本身在設計方面的區(qū)別、申請商品/服務的不類似以及可限縮性、權利沖突方主營業(yè)務的分別、沖突方產品在市場上共存情況等等。通過筆者多年的代理經驗看來，除非出現(xiàn)搶注抄襲情形，不同方商標、主營商品/服務和市場經營區(qū)域絕對直接沖突的概率是非常小的。因而，聽證程序的好處在于：即使第一次駁回復審書面程序失敗，申請人仍有進一步在聽證程序中，與審查員面對面溝通，充分闡述申請商標可注冊、或是可與引證商標共存等理由的機會。

　　這一點可以給中國商標權人的提示為，對于被駁回商標，申請人不要輕易放棄信心。根據(jù)筆者經驗，馬來西亞商標實踐中，在聽證程序中最終推翻駁回決定的案例不在少數(shù)，申請人應當充分利用該救濟程序。

　　三、排除在先權利阻礙方式的差異，即，不輕易嘗試撤銷注冊在先的商標

　　在以上“HLA”案例中，眼尖的中國商標申請人往往會指出，引證商標注冊于2008年，注冊已滿三年。類推中國商標制度，除通過駁回復審程序爭辯外，是否可以嘗試通過商標注冊后連續(xù)三年未使用的理由申請撤銷該商標。

　　誠然，針對注冊商標，和中國商標制度相似，馬來西亞亦有商標注冊后連續(xù)三年不使用可被撤銷的制度。但筆者需指出的是，按照馬來西亞商標制度，注冊商標真是較難以被第三方基于未使用的理由被成功撤銷。主要原因在于，申請撤銷馬來西亞注冊商標的成本極高。

　　在馬來西亞，注冊商標的撤銷/無效程序是由高等法院審理。即，申請撤銷注冊商標的，撤銷申請人需向高等法院提起訴訟。不提馬來西亞法院訴訟動輒幾萬的啟動費用之外，在馬來西亞基于不使用理由提起商標撤銷申請時，與中國商標制度不同的是，商標撤銷申請人需承擔注冊人未使用商標的初步舉證責任。在商標注冊人正在經營存續(xù)的前提下，承擔商標初步舉證責任意味著，撤銷申請人需付費在馬來西亞各地進行商標使用情況調查，需承擔在馬來西亞各州委托專業(yè)人員調查商標使用情況的費用，通常每個州的調查費用均為幾萬起。因而，總計來說，馬來西亞一件注冊商標撤銷成本動輒上十萬。對比在中國，撤銷申請人僅支出幾百至幾千元費用即可提起商標撤銷申請，且撤銷申請人不承擔初步舉證責任，馬來西亞的商標撤銷著實是“貴”多了。

　　鑒于此，對于在馬來西亞申請商標的中國企業(yè)來說，筆者建議遇到在先商標權阻礙時，從節(jié)省成本角度考慮，駁回復審、聽證等非訴程序無可置疑應為首選，撤銷方案則可退居至不得已的最后選擇。

　　縱觀中國與馬來西亞兩國制度，總體來說，由于大陸法系和英美法系的區(qū)別，決定了兩國商標審查方式不可回避存在諸多本質的區(qū)別。不過，從表象分析，以上三點顯而易見的區(qū)別較易于被掌握。中國企業(yè)應當熟悉并運用這些差異制度，從而提高己方在馬來西亞爭取商標權的成功率。