文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓雪

　　【本案要旨】

　　當(dāng)事人主張享有在先著作權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)著作權(quán)歸屬進(jìn)行舉證。司法實(shí)踐中，僅有著作權(quán)登記證書（特別是著作權(quán)登記時(shí)間晚于系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日的著作權(quán)登記證書）不足以確定著作權(quán)歸屬。但人民法院可以結(jié)合案件事實(shí)及當(dāng)事人提交的其他涉及著作權(quán)的底稿、原件、合法出版物等其他權(quán)屬證據(jù)，在無相反證據(jù)推翻的情況下，對(duì)著作權(quán)權(quán)屬進(jìn)行推定。

　　【案情介紹】

　　第4731158號(hào)“ cromia及圖”商標(biāo)（下稱系爭(zhēng)商標(biāo)，如圖）由李朝熙于2005年6月20日向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）提出注冊(cè)申請(qǐng)，2009年5月7日核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第25類“服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；足球鞋；鞋；帽子；婚紗；手套(服裝)；領(lǐng)帶；皮帶(服飾用)”等商品上。

　　“cromia及圖” 商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)，如圖）由意大利拉瓦瑞茲恩佩利特瑞股份有限公司（下稱意大利拉瓦公司）于2004年1月5日創(chuàng)作完成，并于2004年3月率先于意大利公開使用在箱包等產(chǎn)品上。

　　2013年3月22日，意大利拉瓦公司向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商評(píng)委）對(duì)系爭(zhēng)商標(biāo)提出爭(zhēng)議申請(qǐng)。其主要理由為：系爭(zhēng)商標(biāo)與申請(qǐng)人享有著作權(quán)的作品完全相同，系爭(zhēng)商標(biāo)侵犯申請(qǐng)人在先著作權(quán)，依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條、第四十一條第二款規(guī)定，請(qǐng)求撤銷系爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)。

　　意大利拉瓦公司提供的主要證據(jù)包括：意大利拉瓦公司與設(shè)計(jì)公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品創(chuàng)作達(dá)成的協(xié)議書公證認(rèn)證件、雙方于2012年9月21日簽署的關(guān)于原創(chuàng)作品著作權(quán)歸屬的協(xié)議書公證認(rèn)證件、意大利拉瓦公司為其作品支付費(fèi)用的發(fā)票公證認(rèn)證件；基于商標(biāo)權(quán)的保護(hù)聲明公證認(rèn)證件；設(shè)計(jì)者發(fā)表的委托作品所有權(quán)聲明及作品說明書；2004-2005年發(fā)表申請(qǐng)人“CROMIA”標(biāo)識(shí)的相關(guān)時(shí)尚雜志；著作權(quán)登記證（登記日期為2013年4月27日，晚于系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)日期）。

　　商評(píng)委作出（2014）商評(píng)字第048998號(hào)裁定，認(rèn)為：意大利拉瓦公司與2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.設(shè)計(jì)《CROMIA》美術(shù)作品，意大利拉瓦公司與2004年4月開始陸續(xù)向Mezzo Cielo S.p.a.支付費(fèi)用，且至遲于2004年10月開始在國(guó)外相關(guān)雜志上將上述作品作為商標(biāo)進(jìn)行廣告宣傳，之后又進(jìn)行了著作權(quán)登記，由此可以認(rèn)定意大利拉瓦公司以委托作品著作權(quán)人的身份對(duì)《CROMIA》美術(shù)作品享有著作權(quán)。系爭(zhēng)商標(biāo)與意大利拉瓦公司所享有著作權(quán)的作品已構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同，李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權(quán)的作品作為商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權(quán)，故系爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十一條所指的損害他人現(xiàn)有的在先著作權(quán)至情形。商評(píng)委依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條、第四十一條、第四十三條的規(guī)定，裁定系爭(zhēng)商標(biāo)予以撤銷。李朝熙不服上述裁定，提起行政訴訟。

　　【判決】

　　2015年12月1日北京市第一中級(jí)人民法院審理認(rèn)為：著作權(quán)也屬于《商標(biāo)法》第三十一條所稱的在先權(quán)利的一種。意大利拉瓦公司于2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.設(shè)計(jì)《CROMIA》美術(shù)作品，意大利拉瓦公司于2004年4月開始陸續(xù)向Mezzo Cielo S.p.a.支付費(fèi)用，且至遲于2004年10月開始在國(guó)外相關(guān)雜志上將上述作品作為商標(biāo)進(jìn)行廣告宣傳，之后又進(jìn)行了著作權(quán)登記，由此可以認(rèn)定在系爭(zhēng)商標(biāo)與意大利拉瓦公司所享有著作權(quán)的作品已構(gòu)成實(shí)質(zhì)相同。李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權(quán)的作品作為商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權(quán)。李朝熙的相關(guān)主張沒有事實(shí)和法律依據(jù)。一審判決（（2014）一中知行初字第8004號(hào)判決書）維持了商評(píng)委第048998號(hào)裁定。

　　【案件評(píng)析】

　　首先，《商標(biāo)法》第三十二條（2001年《商標(biāo)法》第三十一條）規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。對(duì)于該條款前半段的“他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”大致可歸納為：在先其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、商號(hào)權(quán)；在先其他民事權(quán)利，如姓名權(quán)、肖像權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等；其他新型權(quán)利，如域名權(quán)等。同時(shí)，《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定：未經(jīng)著作權(quán)人的許可，將他人享有著作權(quán)的作品申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，應(yīng)認(rèn)定為對(duì)他人在先著作權(quán)的侵犯，系爭(zhēng)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊(cè)或者予以撤銷。本案的首要焦點(diǎn)問題是怎樣認(rèn)定當(dāng)事人主張的在先著作權(quán)的權(quán)屬。而根據(jù)“誰主張，誰舉證”的原則，意大利拉瓦公司在本案中負(fù)有提交證據(jù)證明其擁有相關(guān)美術(shù)作品的著作權(quán)的責(zé)任。

　　第二，2014年《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》關(guān)于在先權(quán)利保護(hù)問題中第22條規(guī)定：商標(biāo)標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)底稿、著作權(quán)登記證書、商標(biāo)標(biāo)志委托設(shè)計(jì)合同、著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同等，可以作為確定商標(biāo)標(biāo)志著作權(quán)歸屬的初步證據(jù)。第23條規(guī)定：僅有商標(biāo)異議或無效申請(qǐng)后取得的著作權(quán)登記證書，不足以證明作品著作權(quán)歸屬。因而，僅憑著作權(quán)登記證書，特別是著作權(quán)登記時(shí)間晚于系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日的著作權(quán)登記證書，很難直接認(rèn)定著作權(quán)人及其作品完成的時(shí)間。但是，實(shí)踐中對(duì)于公開發(fā)表的作品，通常被認(rèn)定可以證明著作權(quán)的歸屬。因此，能夠證明申請(qǐng)人對(duì)享有著作權(quán)的作品早于系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日的公開使用的證據(jù)材料可以作為前述證明在先著作權(quán)的證據(jù)材料的補(bǔ)充證據(jù)，進(jìn)一步證明申請(qǐng)人的在先著作權(quán)。此外，對(duì)于證明在先著作權(quán)的其他證據(jù)材料，如商標(biāo)標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)底稿、商標(biāo)標(biāo)志委托設(shè)計(jì)合同、申請(qǐng)人支付設(shè)計(jì)公司的付款信息、雙方往來郵件、信函、著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、公開使用的證據(jù)材料等，首先，其完成或發(fā)生的時(shí)間需要早于系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日；其次，其證據(jù)材料本身需要為原件、或經(jīng)公證的復(fù)印件，域外證據(jù)還需要經(jīng)過認(rèn)證證明程序。

　　本案中，雖然意大利拉瓦公司的著作權(quán)登記時(shí)間晚于系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日，但是意大利拉瓦公司同時(shí)提交了其他旨在證明著作權(quán)歸屬的補(bǔ)充證據(jù)材料。首先，意大利拉瓦公司提交了其與設(shè)計(jì)公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品創(chuàng)作達(dá)成的協(xié)議書公證認(rèn)證件；其次，意大利拉瓦公司提交了自2004年10月開始，意大利拉瓦公司為《CROMIA》作品支付費(fèi)用的發(fā)票公證認(rèn)證件；第三，意大利拉瓦公司提交了2004-2005年發(fā)表申請(qǐng)人“CROMIA”標(biāo)識(shí)的相關(guān)時(shí)尚雜志；第四，意大利拉瓦公司提交了設(shè)計(jì)者（MEZZO CIELO S.P.A.）發(fā)表的委托作品所有權(quán)聲明及作品說明書。這些證據(jù)材料與著作權(quán)登記證書一起，形成了完整的證據(jù)鏈。

　　第三，對(duì)于系爭(zhēng)商標(biāo)是否損害了作品著作權(quán)的判斷，在實(shí)踐中沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，通常以雙方是否構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。本案系爭(zhēng)商標(biāo)及引證商標(biāo)均由文字及圖形構(gòu)成，雙方圖形的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)和視覺效果，構(gòu)成文字和文字字體，圖文的組合方式、整體效果等方面高度近似，已構(gòu)成前述的實(shí)質(zhì)性相似。

　　最終，在李朝熙未提交相反證據(jù)的情況下，法院認(rèn)定意大利拉瓦公司在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前已享有對(duì)《CROMIA》美術(shù)作品的著作權(quán)，并且李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權(quán)的作品作為商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權(quán)。

　　值得注意的是，該案中，意大利拉瓦公司對(duì)于引證商標(biāo)沒有在我國(guó)的在先商標(biāo)注冊(cè)或申請(qǐng)。且系爭(zhēng)商標(biāo)指定使用商品與申請(qǐng)人在先使用的商品有一定差異，屬于不同類別的非類似商品。但是從裁定結(jié)果可見，法院及商評(píng)委突破了商標(biāo)法意義上的商品類別限制，支持了意大利拉瓦公司的主張。

　　我國(guó)的商標(biāo)制度實(shí)行以申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t又稱注冊(cè)在先原則的制度。但實(shí)踐中，屢屢發(fā)生已在先使用、但未被認(rèn)定為馳名的已注冊(cè)及未注冊(cè)商標(biāo)被他人在相同類似或具有一定關(guān)聯(lián)性的商品或服務(wù)上搶先注冊(cè)的情況。眾所周知，一個(gè)品牌的設(shè)計(jì)及拓展往往凝聚了品牌所有人極大的精力及經(jīng)濟(jì)的投入。一個(gè)成功的品牌承載了其所有人的企業(yè)商譽(yù)。商標(biāo)一旦被搶注，品牌所有人不僅很可能因此無法再繼續(xù)使用其商標(biāo)，也可能因?yàn)樯虡?biāo)相同或高度近似而導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)于商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，對(duì)品牌所有人的正常商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成影響，乃至給品牌所有者的今后其他相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)開拓造成阻礙。盡管《伯爾尼公約》規(guī)定，成員國(guó)內(nèi)不論是否申請(qǐng)了著作權(quán)登記，著作權(quán)人的著作權(quán)都應(yīng)該受到保護(hù)。但是從商標(biāo)保護(hù)的角度出發(fā)，仍然鼓勵(lì)著作權(quán)人當(dāng)對(duì)其著作權(quán)予以重視，盡早對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行公開性使用，及時(shí)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行著作權(quán)登記，并作為商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，以便獲得商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)的雙重保護(hù)，可以更加充分地保護(hù)其合法權(quán)益，同時(shí)制止惡意注冊(cè)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。