文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓宏星
與其他國家一樣，印度規(guī)定一件專利申請必須涉及單一發(fā)明并基于單一發(fā)明構(gòu)思。在專利申請審查中，這一標(biāo)準(zhǔn)受到非常重視，如果一件申請涉及多個(gè)發(fā)明，則可能會遇到“發(fā)明缺乏單一性”的反對意見。 如果存在多個(gè)發(fā)明，可能涉及提交分案申請的問題。換句話說，當(dāng)一件專利申請中有多于一項(xiàng)與單個(gè)發(fā)明不相關(guān)的發(fā)明時(shí)，需要對申請進(jìn)行分割，以使得單個(gè)申請中僅包含一件發(fā)明。
然而，在分案申請方面，印度形成了其獨(dú)特的實(shí)踐。在其他國家可行的分案申請策略和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在印度可能并不可行。而近年來，印度專利法規(guī)也在不斷調(diào)整，尤其是隨著2024印度專利修正條例（“Patents (Amendment) Rules,2024”）的實(shí)施，印度專利分案申請的規(guī)則也面臨重大調(diào)整。
在此，筆者介紹此前適行的印度分案規(guī)則，并介紹近年來引起規(guī)則改變的幾個(gè)重要案例。
1.此前的分案規(guī)則
印度專利法中Section 7, Section 10(5）和Section 16(1)對分案做出了規(guī)定。
Section 7規(guī)定，每一件專利申請只應(yīng)針對一項(xiàng)發(fā)明。Section 7 (1A)規(guī)定指定印度的PCT國際申請也視為該法條下的申請。Section 10(5)規(guī)定完整說明書的權(quán)利要求應(yīng)涉及單一發(fā)明，或者涉及形成一個(gè)單一發(fā)明構(gòu)思的一組發(fā)明。Section 16(1)則是關(guān)于分案最重要的法條：
Section 16 (1)
Power of Controller to make orders respecting division of application
1.A person who has made an application for a patent under this Act may, at any time before the grant of the patent, if he so desires, or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention, file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application.
對此法條，印度專利審查指南（“Manual of patent office practice and procedure”）明確指出“Claims of divisional application(s) shall be based on the claims of first mentioned (or earlier application for the matter) from which instant application is divided out and no addition of claims, which do not fall within the scope of said claims, is allowable”。顯然，根據(jù)此要求，分案申請的權(quán)利要求必須基于較早申請（即本分案申請從其所分出的申請）的權(quán)利要求。也就是說，分案申請的權(quán)利要求不能脫離母案申請權(quán)利要求的范圍。
此外，Section 16(2)還規(guī)定進(jìn)一步申請（即分案申請）應(yīng)附有完整的說明書，但該完整說明書不應(yīng)包括任何未在第一次提交的申請中披露的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。Section 16(3)規(guī)定專利局可以要求對原始申請或進(jìn)一步申請的說明書進(jìn)行必要的修改，以確保任何一個(gè)申請都不包含另一個(gè)申請的權(quán)利要求。
根據(jù)對Section 16的解釋，分案申請視為與母案申請（第一次申請）具有相同的申請日，分案申請應(yīng)作為實(shí)質(zhì)性申請進(jìn)行，并在規(guī)定期限內(nèi)提出審查請求。
以下幾個(gè)案例對分案申請的實(shí)踐有重大影響。
第一個(gè)案例是ESCO公司的行政上訴案（ESCO Corporation v. Controller of Patents and Designs, New Delhi），申請人ESCO公司向印度專利上訴委員會（IPAB）提交了上訴。
案件事實(shí)：
第一次母案申請是4702/DELNP/2005，第二次分案申請是8094/DELNP/2008。在母案申請中提交了56項(xiàng)權(quán)利要求，其中權(quán)利要求1-46涉及“磨損組件”，權(quán)利要求41-52涉及“磨損部件”，權(quán)利要求 52-56 涉及“將磨損部件附接至支撐分支的方法”。審查過程中權(quán)利要求進(jìn)行了多次修改，最終將先前的權(quán)利要求替換為34項(xiàng)權(quán)利要求，其中權(quán)利要求1-14涉及“磨損組件”，權(quán)利要求15-19涉及“方法”，權(quán)利要求20-28涉及“鎖”，權(quán)利要求29-31涉及“楔子”，權(quán)利要求32-34涉及“磨損部件”。
隨后，在第一次審查報(bào)告（FER）中提出了反對意見，指出“權(quán)利要求20-34與權(quán)利要求1不一致。鑒于多個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，說明書中未公平地確定本發(fā)明的性質(zhì)”。申請人隨后提交了一份分案申請8094/DELNP/2008，其中包含權(quán)利要求20-34。此后，在分案的FER中提出了反對意見，指出“權(quán)利要求13至15不符合1970年專利法第16(3)條”。權(quán)利要求13-15涉及母案申請的修改后的權(quán)利要求組中的權(quán)利要求32-34的“磨損部件”。在答復(fù)中，申請人對權(quán)利要求進(jìn)行了修改，僅保留權(quán)利要求13-15作為分案申請中的權(quán)利要求1-3。
由此，該分案申請根據(jù)第16(1)條被駁回，意見中指出權(quán)利要求1-3不涉及與母案申請中的權(quán)利要求不同的發(fā)明，因?yàn)槟p部件已經(jīng)是母案申請中要求保護(hù)的磨損組件的特征。因此，此分案申請是非法的。
對此，IPAB批準(zhǔn)了上訴，并指出，“對母案申請的邏輯評估表明，在進(jìn)行適當(dāng)修改后，這是允許同一申請中的所有權(quán)利要求1-34的合適案例，因?yàn)樗鼈兩婕皢我话l(fā)明構(gòu)思類別。但基于專利局長（Controller）的反對，上訴人（從母案申請中）移除權(quán)利要求并提交了該分案申請，其權(quán)利要求組被認(rèn)為超出了原申請權(quán)利要求的范圍。我們注意到，一旦分案申請被允許，就不會出現(xiàn)重復(fù)授權(quán)的情況”。
另一個(gè)案例是勃林格殷格翰的行政上訴案（Boehringer Ingelheim vs. The Controller of Patents），在上訴中專利局長被新德里高等法院駁回。
案件事實(shí)：
申請人勃林格殷格翰最初提交了包含18項(xiàng)權(quán)利要求的申請。鑒于FER中提出的意見，申請人于2014年3月24日提交了對FER的答復(fù)以及包含3項(xiàng)權(quán)利要求的修改權(quán)利要求。其后，申請人于2015年3月20日和2016年2月18日提交了兩份Form-13，并提交了兩次進(jìn)一步（主動）修改。 2015年，申請人要求保護(hù)涉及DIPP IV抑制劑與二甲雙胍的藥物組合的權(quán)利要求1-11，在2016年申請人將權(quán)利要求1-11修改為當(dāng)前的權(quán)利要求1-15，其涉及DIPP IV抑制劑與替米沙坦的藥物組合。2017年7月5日，PTO根據(jù)2014年3月24日提交的權(quán)利要求發(fā)出了口審?fù)ㄖ？趯復(fù)ㄖ芙^了2015年和2016年提交的修改，因?yàn)閷?quán)利要求進(jìn)行的修改超出了之前記錄的權(quán)利要求的范圍。口審于2017年8月舉行，申請人針對反對意見進(jìn)行了答復(fù)，隨后申請人于2017年9月4日提交了分案申請，并于2015年提交了權(quán)利要求1至11，于2016年提交了權(quán)利要求1至15。
專利局長發(fā)布了駁回本申請的決定，指出最初提交的權(quán)利要求的保護(hù)范圍，即單獨(dú)使用式I或式II的DPP IV抑制劑或與其他活性物質(zhì)組合使用并不能擴(kuò)展到對DIPP IV抑制劑與二甲雙胍/替米沙坦的藥物組合的保護(hù)，因?yàn)樾薷暮蟮臋?quán)利要求內(nèi)容的這種變化并未完全落入原始提交的權(quán)利要求的范圍內(nèi)。此外，所述修改不能被視為通過“具體放棄”（disclaimer）、更正、澄清或解釋的方式完成，因?yàn)闄?quán)利要求類別發(fā)生了明顯變化，其中“用途權(quán)利要求”被修改為“產(chǎn)品權(quán)利要求”。
此外，對于提交的分案，發(fā)出了FER，并且申請人對反對意見進(jìn)行了答復(fù)。 此后，提出了授權(quán)前異議并發(fā)出了口審?fù)ㄖＴ谔峤涣藭娲饛?fù)后，該分案申請被拒絕，原因在于分案本身不可能被允許，因?yàn)樾薷囊呀?jīng)在母案申請中被審查并被拒絕，并且相同的權(quán)利要求不能在另一申請中被允許。
印度新德里高等法院駁回上訴，稱由于母案申請中不存在“多項(xiàng)發(fā)明”，因此不能提交本案的分案申請。此外，源自馬庫什公式的原始“DIPP IV抑制劑”，以描述其用途和治療方法的各種排列和組合，僅在說明書的實(shí)施例中提及，不能被允許作為單獨(dú)的產(chǎn)品權(quán)利要求在分案申請中被保護(hù)，因?yàn)槟赴干暾堉胁]有產(chǎn)品權(quán)利要求。母案申請中的權(quán)利要求僅涉及方法或用途，而分案中的權(quán)利要求涉及“產(chǎn)品”，即藥物或其組合。 一旦產(chǎn)品權(quán)利要求沒有在原申請的權(quán)利要求中尋求包含而僅在說明書中公開，則該產(chǎn)品應(yīng)被視為“放棄”。 因此，母案申請不能被解釋為包含“多項(xiàng)發(fā)明”，即可以通過分案申請獲得專利的全新產(chǎn)品權(quán)利要求。
在上述案件確立的分案規(guī)則下，分案的權(quán)利要求必須來自母案的權(quán)利要求之中。如果想要提分案的權(quán)利要求的技術(shù)方案并未包含在母案權(quán)利要求之中，則實(shí)踐中需要通過主動修改的方式補(bǔ)充進(jìn)母案的權(quán)利要求之中。考慮到印度專利法第59條規(guī)定的申請文件修改規(guī)則被限定為“部分放棄”、“訂正”和“說明”三種情況，且這種修改還須屬于“插入事實(shí)”的情況才被允許，其他目的的修改一概不被接受。另外，印度也不允許擴(kuò)大權(quán)利要求保護(hù)范圍的修改，這是與其他很多國家的實(shí)踐要求一致的。因此，要實(shí)現(xiàn)通過主動修改的方式補(bǔ)充進(jìn)母案的權(quán)利要求之中，最好是在FER發(fā)出之前通過主動修改來進(jìn)行。
另一方面，提交分案的時(shí)間點(diǎn)需要考慮分案的目的。
首先，根據(jù)Section 16(1)的規(guī)定，提交分案的時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該是在授權(quán)之前的任何時(shí)間。由于印度授權(quán)通知在發(fā)出之前并未有任何預(yù)告通知，因此一旦發(fā)出授權(quán)通知即失去分案時(shí)機(jī)。為避免“突然死亡”，要盡量避免不可預(yù)知的授權(quán)通知突然發(fā)出。
如果分案屬于主動分案，其目的是延長審查周期，使申請盡可能處于pending狀態(tài)，甚至希望根據(jù)競爭對手產(chǎn)品去調(diào)整專利保護(hù)范圍，則可根據(jù)母案情況區(qū)別考慮。對于母案提交時(shí)未同時(shí)提實(shí)審請求的，母案當(dāng)前未被審查，則可以在臨近優(yōu)先權(quán)日31個(gè)月期限（注：2024年印度專利修正法案修改為31個(gè)月，原來提實(shí)審期限是48個(gè)月）時(shí)提交分案申請，在分案遞交后6個(gè)月內(nèi)提實(shí)審（依據(jù)Rule 24B (1)(iv)），以最大限度延長審查周期。對于分案時(shí)母案已請求實(shí)審但未發(fā)出FER的，操作同上，即仍在臨近優(yōu)先權(quán)日31個(gè)月期限時(shí)提交分案申請，并在分案遞交后6個(gè)月內(nèi)提實(shí)審。對于提交分案時(shí)母案已收到FER但尚未答復(fù)的，則在遞交分案同時(shí)必須提交實(shí)審請求，分案建議在臨近母案FER答復(fù)期限時(shí)提交。
如果分案屬于被動分案，是基于審查意見中指出的缺乏單一性問題，且申請人認(rèn)為有必要提出分案申請，則分案可以隨答復(fù)意見一起提交，以免答復(fù)審查意見后母案申請馬上被授權(quán)從而失去分案提交時(shí)機(jī)。
如果分案屬于主動分案，其目的是想要保護(hù)母案中未被寫入權(quán)利要求中的方案，則首先須對母案的權(quán)利要求書進(jìn)行改造，即先通過主動修改將分案中欲增加的權(quán)利要求補(bǔ)入母案權(quán)利要求書中，然后在答復(fù)審查意見時(shí)刪除主動增加的權(quán)利要求，待完成母案OA答復(fù)之后隨機(jī)提交分案申請，如果母案申請已經(jīng)發(fā)出OA且已答復(fù)，則可以通過對OA進(jìn)行補(bǔ)充答復(fù)的方式增加欲在分案中增加的權(quán)利要求，然后再刪除母案申請中增加的權(quán)利要求，隨即盡快提交分案申請。
2.關(guān)于附加專利
另外，印度還存在一種獨(dú)特的“附加專利”（“patent of addition”）的形式。附加專利適用在母案申請中已經(jīng)披露的任何改進(jìn)或修改。專利權(quán)人或?qū)＠暾埲丝梢詫ζ湟呀?jīng)提交專利申請或已被授予專利的發(fā)明進(jìn)行任何改進(jìn)或修改，單獨(dú)提出附加專利申請。專利局長可以應(yīng)申請人的請求，授予該改進(jìn)/修改以專利權(quán)。附加專利具有與原母案申請相同的優(yōu)先權(quán)日。附加專利是有經(jīng)濟(jì)效益的。在印度，除非根據(jù)專利權(quán)人的要求撤銷主專利（即基于母案申請獲得的專利）并且將附加專利轉(zhuǎn)換為獨(dú)立專利，否則無需為附加專利支付單獨(dú)的維持費(fèi)。換言之，附加專利是依附于主專利而存在的。
另一個(gè)好處是，附加專利所涵蓋的對主專利的改進(jìn)不會因?yàn)槿狈?chuàng)造性而被主專利或?qū)＠暾埿鏌o效。審查員不能引用主專利或母案申請來表明附加專利缺乏創(chuàng)造性。然而，審查員可以引用主專利或母案申請來證明缺乏新穎性。在這一點(diǎn)上，附加專利可能有點(diǎn)類似于美國的繼續(xù)申請（CA），兩者都不能引用母案來質(zhì)疑創(chuàng)造性。
鑒于印度分案申請的特殊性，在錯(cuò)過分案時(shí)機(jī)的情況下，或者在申請說明書中存在著未被寫入權(quán)利要求中的希望特別保護(hù)的技術(shù)方案且失去補(bǔ)充寫入權(quán)利要求的機(jī)會的情況下，可以考慮申請附加專利。需要注意的是，附加專利申請可以在主專利的申請同日申請或其后提交申請，但是只能在主專利授權(quán)之后才能被授權(quán)。另外，在專利保護(hù)期方面，附加專利隨主專利一起屆滿。因此，申請人希望通過附加專利延長保護(hù)期或?qū)崿F(xiàn)“長青專利”的愿望是無法實(shí)現(xiàn)的。另外，附加專利也存在“轉(zhuǎn)正”的可能性，就是在主專利被撤銷的情況下，附加專利可以應(yīng)專利權(quán)人請求轉(zhuǎn)換為獨(dú)立專利，并且需支付主專利未支付的年費(fèi)部分。
顯然，上述在母案申請中補(bǔ)充權(quán)利要求的各種操作雖然屬于申請人在專利制度之內(nèi)的合理操作，但毫無疑問為申請人帶來了大量的程序負(fù)擔(dān)和費(fèi)用，也造成審查資源的耗費(fèi)，因此這樣的制度規(guī)定存在著不合理性。相反，在世界上其他大多數(shù)國家和地區(qū)，基本上都沒有這樣的規(guī)定。世界上現(xiàn)行的通例是，只要完整的說明書涵蓋了分案所要保護(hù)的技術(shù)方案即可，而不必要求這些方案是記載在權(quán)利要求書中，還是僅僅記載在狹義的說明書中。無論是歐洲，中國還是美國，對于記載在狹義說明書而未記載在權(quán)利要求書中的技術(shù)方案，都可以成為分案權(quán)利要求的來源。
3.先正達(dá)案的重大改變
然而，上述案件確定的分案規(guī)則在先正達(dá)案的裁定后出現(xiàn)了過山車般的反轉(zhuǎn)。
2023年10月13日，新德里高等法院在對先正達(dá)有限公司（Syngenta Limited）訴專利局長一案（Syngenta Limited v. Controller of Patents and Designs (471/2022)）中，提到了上述兩起案件。在本案中，分案申請7059/DELNP/2011是根據(jù)母案申請6114/DELNP/2005提交的。分案申請 7059/DELNP/2011被專利局駁回。先正達(dá)隨后向高等法院提出上訴，其中提到了“申請是否屬于第16條和第2(1)(ja)條的范圍”。此外，申請人答復(fù)稱，將包括D1至D9在內(nèi)的所有現(xiàn)有技術(shù)與本發(fā)明區(qū)分開來以滿足法案第 2(1)ja條的要求應(yīng)該以這樣的方式進(jìn)行解釋：避免系統(tǒng)中出現(xiàn)任何不一致的不確定性和摩擦，并且如果申請人代理人提出的解釋適用，則應(yīng)允許申請人享有不受限制的時(shí)間來使其申請符合該法第21條第(1)款的規(guī)定。
根據(jù)新德里高等法院的判決，有以下結(jié)論：首先，專利局長關(guān)于專利申請缺乏單一性的反對意見不再是維持分案申請的必要條件；其次，分案申請的主題不需要局限在原始權(quán)利要求的范圍內(nèi)，而是只要分案權(quán)利要求得到原始提交的整個(gè)說明書的支持即可；同時(shí)，先前在勃林格殷格翰案中關(guān)于分案申請的結(jié)論被推翻；此外，新德里高等法院還就區(qū)分“不同發(fā)明”的標(biāo)準(zhǔn)向申請人提供指導(dǎo)，這是維持分案申請的基礎(chǔ)。此外，法院還指出，對于第16條第(1)款允許提交分案申請的情況，即使是對臨時(shí)申請的說明書中披露的發(fā)明也是適用，因?yàn)榕R時(shí)說明書可以不包括任何權(quán)利要求。
根據(jù)先正達(dá)案的法院結(jié)論，分案申請不再限于因單一性問題的被動分案，而是明確可以是基于申請人意愿的主動分案。這在很大程度上解決了實(shí)踐中申請人主動分案前景不明的困擾問題。事實(shí)上，專利法Section 16(1)規(guī)定的很明確，分案兩種情形是用“or”連接的，先正達(dá)案的結(jié)論并非改變專利法的規(guī)定，而是確認(rèn)了專利法的原則。
更為重要的是，在先正達(dá)案裁決后，申請人可以期待在印度進(jìn)行專利申請和布局時(shí)在策略上擁有更大的靈活性。先正達(dá)的裁決澄清了第16(1)條并未在條款中使用“已披露和要求保護(hù)的”或“已要求保護(hù)的”一詞，而只是提及“在臨時(shí)或完整說明書中披露的發(fā)明”。此外，高等法院已明確表示，“未被要求保護(hù)的即為被放棄的”的原則只適用于侵權(quán)情況，并不適用于權(quán)利要求起草和專利審查。
與此案結(jié)論相一致，印度也在2024年專利修訂條例中完成了對分案申請的修改。根據(jù)修訂后的規(guī)則，專利申請人可以自愿提出分案申請，要求保護(hù)在先前的臨時(shí)、完整申請或先前提交的分案申請中披露的內(nèi)容。也就是說，分案申請的內(nèi)容不僅可來自權(quán)利要求書或說明書，還可來自母案申請、臨時(shí)申請甚至在先的分案申請。
對于申請人來說，對于特別重要的發(fā)明，可能更需要盡可能長時(shí)間地維持申請?zhí)幱趹叶礇Q狀態(tài)（pending），尤其是對于醫(yī)藥等領(lǐng)域的申請來說。在美國可以通過分案申請、繼續(xù)申請、部分繼續(xù)申請等形式使申請進(jìn)行延續(xù)和維持。印度沒有繼續(xù)申請，之前僅僅為延長審查和維持審查狀態(tài)而提出分案申請受到很大的顯著。在先正達(dá)案后，相信印度分案申請將去掉緊箍咒，進(jìn)入相對寬松的階段，縮小與世界上其他主要國家在保護(hù)程度和保護(hù)方式上的差異。以前在其他法域可用的分案策略，預(yù)計(jì)也將可容易地適用在印度。
參考文獻(xiàn)：
1.The Patents Act,1970
2.The Patents Rules,2003
3.LexOrbis,The evolving divisional patent filing trends in India,
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dad42222-c3e9-44a0-a49a-b03047a7acfd
4.LexOrbis,Leveraging divisional applications in India: facts to be considered,
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0e5374bb-abf9-4995-8374-cc95198e503c
5.Obhan & Associates, Patent (Amendment) Rules, 2024: Key Changes,
https://www.lexology.com/LIBRARY/DETAIL.ASPX?G=8F58D640-B541-4286-827A-06DA5349AF44