從專利申請策略看成本原則

2007-04-30

文/北京集佳知識產權代理有限公司逯長明

成本原則是指導企業專利思想的一個基本原則，也是在具體的專利工作中需要重點參考的原則。但是在企業的專利實踐中，由于過多地從市場本身的需求和技術研發的需要考慮專利申請策略，使得對成本原則沒有引起足夠的重視。

成本原則討論的是，一項通過合法渠道獲得的技術方案由于專利行為付出的代價和由此帶來的收益；或者，由于專利行為付出的代價而減少可能遇到的損失。可見，成本原則的本質是，通過專利策略討論為技術方案的付出與由技術方案收獲的關系。成本原則之所以容易被忽視，在于僅僅或較多考慮為專利行為付出代價是為了獲取利益，而較少考慮或者不考慮為專利行為付出代價還可能為企業減少可能遇到的損失。

導致忽略成本原則的思維誤區是有思想根源的。一種思想是專利無用論。長期以來，為鼓勵專利申請，過多地強調了專利的作用，而沒有恰當地為企業策劃專利申請策略、普及合理的專利思維，例如，過分強調專利申請的支出以及會給企業帶來市場獨占權，即專利會由于技術壟斷帶來巨大的利益，而較少強調申請策略的制定方法。由于專利的特性，一個或幾個專利很難形成在某一市場的市場獨占權或某一技術領域的完全領先優勢。這樣，企業在專利工作開展初期，就迫切地期望專利發揮抑制對手的作用。此時，有限的專利，專利的滯后作用，以及專利質量等原因，使有限的專利并不能如期實現賦予其的重大使命，導致認為專利投入只是花錢，很難獲得回報。也就是說，這時能夠看到的，一方面，是為專利工作的開展而產生的必要投入，另一方面，是有限的專利難以發揮抑制對手的作用，因此得出專利沒有用的結論，不愿意為專利而付出，更談不上預測專利行為的投入與產出的關系。

第二種類似的思想是專利進攻論。認為專利是萬能的，有了它就可以肆意地打擊對手，而忽視專利的防護作用。大多數企業在專利工作開展初期對專利的認識，或者說申請專利的主要動因在于抑制對手。事實上，由于專利的特性，以及專利的部署初期很難達到理想的效果等原因，短時期內形成的和/或數量較少的專利所能夠發揮的作用是有限的。實際上，對于企業來講，專利的首要作用以及最先得到體現的作用在于專利的防護作用，即專利的最主要作用在于能夠阻止他人由于專利涉及的技術方案而帶來的麻煩，而不在于進攻。實踐中，專利的進攻效能與許多因素有關系，例如市場環境，專利運用策略等。當過分夸大專利的進攻作用而運用不當專利的策略時，實際通過專利獲得的收益往往會大大低于期望值，從而產生對專利的認識錯誤。

第三種思想是專利無關論。這種思想有多種表象，例如，通常會根據自己對技術的判斷將核心技術以及重要的外圍技術等申請專利，以構成某一技術方向的專利網。然而，對于延伸層次較多的技術方案或者自己判斷專利性問題較多的技術方案，由于與自己申請專利的技術方案的關聯性相對較弱，或者申請成功的可能性較小，就會認為這樣的技術方案沒有申請的價值，而選擇放棄這些方案的專利申請。然而實踐中，專利以及將發揮的作用時難以預估的。再例如，由于專利侵權通常事先很難預測，很多企業一般不會相信專利糾紛導致的麻煩會落在自己頭上，因此不愿意為專利而多付出，也不相信通過專利能獲得收益。

另外，長期以來很多企業仍然處于專利工作的初級階段，在該階段制定的申請策略通常過多考慮技術原則，例如僅作專利重要性評估。專利申請點的分布和申請文件公開的內容與市場需求的吻合度較差，例如易于出現專利效力差，在先專利與在后標準吻合度差的現象。因此，在該階段很難開展專利整合、體系梳理等工作，更難以開展專利文件的質量標準化、評估標準化，以及技術方案自產生到消亡期間的投入、收益評估等工作（可能由于經驗、人力等因素導致代價太大而難以開展）。在該階段對專利的要求也只是籠統的“質量高”，對申請文件公開的內容和產生的影響則沒有評價和指導原則。

由于上述思想和專利工作現狀的局限，人們考慮較多的是為專利行為付出的代價，以及由于專利導致的收益，而忽略了另外一個事實，就是，專利也能夠減少企業的損失，這就是成本原則強調的另一面。而上述思想導致的結果，表面上看是專利是否申請的問題，深層次的問題卻是專利分布和專利之間的關系能否有效規劃、能否減少企業可能被他人專利攻擊的可能性，以及進一步能否最大限度減少企業可能面臨的損失問題。

例如，其產品生產企業在該產品生產過程中，發現生產線上的產品包裝設備存在使產品包裝合格率低的技術缺陷，并通過技術攻關解決了這些問題。然而，如何處理這些得到的技術方案產生了分歧，主流觀點是為了和設備廠家搞好關系，將這些方案交給設備廠家。對于設備廠家來說，最缺少的就是來自設備使用廠家的設備反饋，因此利用這些方案對設備進行了大規模改造，很快就推出了換代產品，設備使用廠家也隨即投資更換了自己的設備，使產品包裝的合格率大幅提高。在這個案例中，表面上看得到了一個皆大歡喜的結局，然而這個結局卻是一個對產品生產企業不公平的結局，該企業喪失了利用這些技術方案獲得利益的機會。

再例如，某企業將自己認為的幾個關鍵技術申請了專利，然而卻放慢了應用技術的專利申請和技術進一步改進的速度，認為自己已經掌握了關鍵技術的專利，別人很難繞過去，繼續投入進行快速的技術改進和專利申請的需求似呼不是很迫切。然而該企業很快發現其他企業已經圍繞自己的關鍵技術專利申請了不少的相關外圍專利，甚至有替代專利，不但自己沒有依靠已有的專利形成市場壟斷，還發現自己在技術應用過程中存在了許多障礙，以及喪失了一些以較低代價繼續改進技術方案的機會，自己原有的技術優勢、速度優勢正在逐步減小。該企業的誤區在于對自己和競爭對手的錯誤認識，以及沒有搞清楚專利申請策略中成本付出與收益的關系，用簡單的有用/無用或緊迫/不緊迫來決定申請策略，導致了專利行為的失誤。

同樣，一些企業在申請策略確定過程中，處理技術方案的專利性，通常是新穎性/創造性導致的申請策略問題上也同樣忽略了成本原則的思考，例如，簡單將認為缺乏專利性的技術方案不申請專利。事實上，技術方案的專利性的判斷是很容易失誤的，比如代理實踐中經常出現審查時認為沒有新穎性/創造性的技術方案實際上有新穎性和創造性，也經常出現審查中因為有新穎性/創造性而獲得授權的技術方案被無效。首先，專利性的判斷，不是對整個技術方案進行的，而是針對權利要求進行的，當不將技術方案以確定的對比技術為參照對象提煉出恰當的權利要求，或者不對技術方案作深入剖析時，評價技術方案的專利性是沒有道理的，及其容易導致判斷失誤。而判斷失誤的結果通常以不申請專利為結局。這樣就很容易將該技術方案的申請權和使用權讓給競爭對手，自己盡管能夠避免專利費用的投入，但是卻可能在市場競爭方面、未來的無效、訴訟方面導致更大的投入。

成本原則的意義在于，從市場競爭需要、專利申請、無效、訴訟、侵權等多維角度考察由于專利行為付出的代價和由此為企業帶來的收益的關系，從而在確定申請策略和決定專利行為時，不僅要考慮是否申請專利，還要考慮專利申請點的分布、專利應當為市場需求和企業發展戰略需要所作的貢獻等，進一步考慮專利內容的公開、權利要求的策劃、以及為專利行為付出的直接代價的確定等，從而實現用最小的代價獲得最大的收益或最大限度地避免損失。

成本原則引申的進一步思考就是，在市場競爭中，如何將由于某個技術方案導致的進一步付出的代價或者困難留給對手，而不是留給自己。這是對成本原則的一種隱含解釋，即如何為對手設置障礙，使其付出不利于市場競爭的代價。通常，專利無大小、難度之說，只有技術點的分布是否恰當、作用大小之說，而專利的作用如果不經過專利糾紛處理過程的檢驗也很難有定論，因此，成本原則主張將技術方案導致的進一步付出的代價或者困難留給對手，可以在某種程度上避免自己主觀判斷導致的失誤。

以專利申請策略為例，在不考慮成本原則時，僅需要正面考慮以下幾項內容：市場需求判斷，是否申請判斷，申請何種類型，說明書內容的布置，權利要求的布置，這樣很難預知專利在將來可能起到的作用，也無法預知專利內容將來可能帶來的麻煩。而在考慮成本原則時，就要以市場需求為基礎，從相反的方面考慮為上述內容導致的行為付出的代價，以及對自己和競爭對手的影響，以此得出反饋因素，去影響是否申請判斷，以及決定申請后申請何種類型，說明書內容的布置，權利要求的布置。例如，對一個遭到專利性質疑的技術方案，可以用最低的代價申請專利，并在其中最大限度地公開與自己的專利和技術秘密無關的內容，阻止對手獲得專利；或者，通過權利要求構建迷惑對手的專利，至少可以減少對手可能帶來的麻煩。

成本原則適合處理那些，例如延伸度較大或者專利性受到質疑的、對企業來說似呼可有可無的技術方案。通過成本原則的反饋效應，有利于獲得正確處理這些技術方案的方式和內容，例如有利于提示利用一些專利的缺陷得到其他可行的替代方案，從而有利于在未來可能出現的專利侵權糾紛中處于主動地位，等等。

成本原則首先體現在市場需求和是否申請的判斷上。通過市場的產品分布和未來一定時期的發展需求布置專利的申請點，這些申請點通常對應相對基礎性的專利和從屬性的專利。成本原則還體現在確定申請專利的后續程序中，例如有利于提示從對手的專利中快速獲得自己需要的內容，或者迅速發現對手的缺陷。

應當說，在專利申請策略中，最重要的是市場原則和技術原則。其中，市場原則處于首要地位，企業需要據此原則獲得盡可能準確的市場對專利的需求信息；技術原則是一個客觀原則，能夠約束市場原則的不客觀，例如，即使企業許需要一個授權專利去完善市場運作，也難以將一個本質是方法的技術方案通過實用新型專利獲得盡快授權。成本原則作為上述原則的補充原則，用于提示處理申請策略中的細節問題和次要問題。由于成本原則有利于從市場需求到專利后期運作的過程中多角度考慮問題，因此能夠為企業指定申請策略提供多維的參考建議，以盡可能獲得收益或者盡可能避免未來的損失，從這個角度說，也可以將成本原則作為效益原則，作為企業專利工作初級階段的思維補充，將有利于企業制定代價更小的申請策略或行為。

還需要指出，成本原則適于作為專利申請策略制定時的參考，以獲得圍繞某個技術方案的投入、產出的預測，以及未來風險的預測，如果技術方案沒有被發掘出來，客觀存在的風險等因素依然存在。

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