從一個無效案例看充分公開的判斷

2009-11-10

文/北京集佳知識產權代理有限公司田軍鋒

　　一、案情簡介：

　　2006年9月22日，專利復審委員會作出第8682號無效宣告請求審查決定。該決定涉及名稱為“殘酒回收機”的第03259223.X號實用新型專利，該專利的授權公告日為2004年7月21日，申請日為2003年7月1日。

　　本專利授權公告的獨立權利要求1為：

　　“1、一種殘酒回收機，其特征是：它包括氣缸(1)、壓板(2)、調節板(3)、沖孔頭(4)和導管(5)；壓板(2)位于調節板(3)的下方，并分別安裝在氣缸(1)上受氣缸(1)上下驅動；對瓶蓋沖孔的沖孔頭(4)安裝在壓板(2)上；將瓶中的殘酒導出的導管(5)安裝在調節板(3)上；導管(5)穿過沖孔頭(4)的軸向通孔并可上下相對移動；在沖孔頭(4)上設有向瓶內供氣的通孔(6)。”

　　針對涉案專利，請求人向專利復審委員會提出無效宣告請求，其無效理由之一是本專利不符合專利法第26條第3款的規定。

　　本案中，請求人主張：首先，本專利中的單一氣缸無法完成沖孔和導管上下運動這兩個動作；其次，在本專利的說明書中并未記載如何保證在回收酒液用的導管中始終充滿二氧化碳或氮氣的技術方案，從而無法實現利用二氧化碳氣或和氮氣回收酒液的發明目的。因此本專利不符合專利法第26條第3款的規定。

　　合議組認為，判斷一項專利是否符合專利法第26條第3款的規定，應當以所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，能否實現該專利的技術方案，解決其技術問題，并且產生預期的技術效果為判斷標準。

　　首先，在本專利說明書第2頁第2段記載有如下內容：“采用氣缸作為動力源，并選用伸縮缸使得沖孔、導管伸入兩個動作由單一氣缸就可完成”，根據專利權人提交的《機械設計手冊》第21－26頁表21－3－1汽缸的類型與特點可知：“伸縮式汽缸屬于活塞式特殊作用汽缸的一種，伸縮式汽缸以短缸筒獲得長行程，活塞桿為多段套筒形狀。分單作用型和雙作用型”，由此可以證明，有關伸縮氣缸的結構及工作原理屬于所屬技術領域技術人員所掌握的普通技術知識。所屬技術領域技術人員根據說明書中的記載并結合其自身所掌握的常規技術知識，能夠實現采用伸縮氣缸完成沖孔和導管伸入兩個動作，即兩個動作由單一汽缸來完成。

　　其次，本專利說明書第1頁第3段記載有：“本實用新型的目的是針對現有技術存在的問題，提出一種利用二氧化碳氣體或氮氣回收殘酒的裝置”。說明書第1頁的倒數第1段到第2頁第1段記載有如下內容：“本實用新型的工作原理是：從罐裝線上取下的殘酒裝箱后，運至殘酒回收機，將回收箱放到回收裝置工作臺上，此時氣缸工作，壓頭先沖開酒瓶蓋頭，導管伸入到酒瓶下方，同時自動向瓶內充進二氧化碳氣體，使瓶中的酒在二氧化碳的壓力下通過導管流出，匯總后流入啤酒精濾裝置，經過精密過濾后流入清酒罐”，所屬技術領域的技術人員在閱讀了本專利的說明書，特別是上述內容之后，能夠按照本發明的殘酒回收機的具體結構以及工作原理來實施本專利的技術方案，并實現利用二氧化碳氣體或氮氣回收殘酒的目的。

　　綜上，所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，結合其自身所掌握的常規技術知識，能夠實現本實用新型專利的技術方案，解決其技術問題，并且產生預期的技術效果，因此合議組對請求人提出的本專利不符合專利法第26條第3款的主張不予支持。

　　二、案例評析：

　　本案涉及說明書是否充分公開的判斷，主要涉及兩個焦點問題，其一、權利要求限定的技術方案與說明書充分公開的關系；其二、說明書充分公開的判斷主體問題。

　　首先，眾所周知，專利法第26條第3款是專利法實施細則第64條規定的無效條款。通常，無效宣告請求人對某項專利權提出無效宣告請求所針對的均是該專利的權利要求，而且無效宣告請求審查的結論包括，維持專利權有效，宣告專利權全部無效和部分無效三種，其所針對的也均是權利要求。然而專利法第26條第3款實質上是對專利說明書的要求。那么在無效宣告請求審查階段，權利要求所限定的技術方案與說明書充分公開之間存在什么關系呢？

　　考慮這個問題首先需了解專利權利要求和說明書的作用以及專利法第26條第3款的立法宗旨。專利權利要求書的主要作用在于限定專利權的保護范圍，而說明書的主要作用在于公開發明或實用新型的技術方案。專利法是一種的“以公開換取保護”的機制。專利法通過授予專利權而使發明人獲得的利益與發明人通過公開專利技術而對社會作出的貢獻是相匹配的。也就是說，發明人獲得其對發明的專利權是以向社會公開其發明為代價的。如果發明人充分公開了發明的技術方案，使公眾能夠實施該發明，即對社會的技術創新作出了貢獻，那么應當授予該發明專利權，從而發明人將獲得由專利權的保護而帶來的各種利益。反之，如果發明人未充分公開發明的技術方案，使公眾不能實施和利用該發明，也就是說并未對社會作出貢獻，那么該發明就不應當被授予專利權，從而發明人不能獲得由專利權帶來的利益。

　　因此在無效宣告請求審查階段，基于專利法第26條第3款宣告專利權無效，實質上是由于權利要求所要求保護的技術方案在說明書中未充分公開，故宣告該權利要求無效，而并非對專利說明書宣告無效。對于無效宣告請求人提出的有關專利法第26條第3款的無效宣告理由，合議組需要判斷請求人提出的未充分公開的具體方案是否在權利要求中有所涉及，假如有所涉及，則合議組需要進一步判斷該具體方案是否確實未滿足充分公開的要求。而對于那些在權利要求書中未要求保護的技術方案，即便是該方案未在說明書中充分公開，也不應宣告專利權無效。

　　就本案而言，由于請求人提出的說明書未公開的有關“汽缸”及“利用二氧化碳氣或氮氣回收酒液”的方案在獨立權利要求1中均已涉及，因此，合議組在分析說明書中對上述方案公開程度的基礎上得出了權利要求所要求保護的技術方案在說明書中已充分公開滿足專利法第26條第3款規定的結論。

　　其次是說明書充分公開的判斷主體問題。專利法第26條第3款規定：“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”。根據上述法律條款的規定，發明或實用新型是否滿足充分公開的要求，應當基于所屬技術領域的技術人員的知識來進行評價。也就是說判斷是否充分公開的主體應當是所屬技術領域的技術人員。縱觀專利法，“所屬技術領域的技術人員”這個在專利領域非常重要概念僅在該條款中出現，因此足以說明這個概念對于判斷充分公開的重要性。

　　說明書的記載要達到何種程度，才算滿足充分公開的要求？這一點與判斷的主體密切相關，假如判斷的主體發生變化，必然會造成判斷結論大相徑庭。設想對于某技術領域的專家來說，也許僅需給出最關鍵的有關發明點的技術信息就已經能夠實施該發明或實用新型；而對于該技術領域以外的人來說，或許還必須補充很多該領域的常規技術知識，才能使其理解發明或者實用新型的技術方案。法律設定“所屬技術領域的技術人員”這一概念的目的，在于統一判斷標準，盡量避免主觀因素影響判斷結果。因此專利法第26條第3款中規定的“以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”，其含義是所屬技術領域的技術人員在閱讀說明書的內容之后，就能夠實現該發明或者實用新型的技術方案，解決其技術問題，達到其預期效果。

　　《審查指南》第二部分第四章第2.4節對“所屬技術領域的技術人員”給出了如下定義：“所屬技術領域的技術人員，也可稱為本領域的技術人員，是指一種假設的“人”，假定他知曉申請日或者優先權日之前發明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，并且具有應用該日期之前常規實驗手段的能力，但他不具有創造能力。如果所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員在其他技術領域尋找技術手段，他也應具有從該其他技術領域中獲知該申請日或優先權日之前的相關現有技術、普通技術知識和常規實驗手段的能力。”根據上述定義，“所屬技術領域的技術人員”知曉申請日或者優先權日之前發明或實用新型所屬技術領域所有的普通技術知識。在本案中，專利權人提交的《機械設計手冊》中關于“伸縮式汽缸”的結構及工作原理屬于本領域的普通技術知識，是本領域技術人員應當知曉的。因此，本領域技術人員結合說明書中記載的信息以及其本身具備的常規技術知識，就能夠實現“采用伸縮氣缸完成沖孔和導管伸入兩個動作，即兩個動作由單一汽缸來完成”的技術方案，解決其技術問題，達到其預期效果。因此，請求人關于本專利未充分公開的觀點不能成立。

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