問題探討：專利權是否可以按權利要求進行按份共有？

2013-05-10

文/北京市集佳律師事務所孔繁文

　　筆者近期遇到一個案例，基本案情如下：A企業通過OEM的形式，委托B企業對其設計的產品進行生產。在A企業將某種新產品的設計圖紙向B企業提供后，B企業以其獲得的A企業設計圖紙為基礎，又自行設計了若干相近似的產品圖紙，并委托某專利代理機構提出了實用新型專利申請。在該代理機構撰寫專利申請文件的過程中，為了取得較大的保護范圍，以各個具體實施方式為基礎上位概括為權利要求1-3，A企業提供的圖紙中顯示的具體技術方案由權利要求4進行保護。此專利共包括上述4項權利要求。

　　在A企業獲知B企業將其提供的技術申請專利后，為了對該專利的穩定性進行評估，委托進行了專利性檢索。該檢索結果認為，權利要求1-3并不具有創造性，通過無效宣告程序將權利要求1-3宣告無效的可能性較大。因此，A企業擬通過向人民法院提出專利權屬糾紛來主張自身權利，并主張權利要求4的所有權。

　　但是在這種情況下，我們遇到了法律上的困惑：對于一項授權專利，在提出權屬糾紛時，原告是否可以僅主張一項從屬權利要求的所有權？或者，如果原告主張了本專利的全部所有權，但是如果法院認為，僅權利要求4所保護的技術方案是A企業所做出，是否可以判令將權利要求1-3屬于B企業所有，而權利要求4為A企業所有？或者，人民法院只能判令A和B為該涉案專利的共有人，而不對各權利要求的歸屬進行區別劃分？

　　如果在權屬糾紛提出前或者在權屬糾紛的審理過程中，專利復審委通過無效程序將權利要求1-3宣告無效，那么由于權利要求1-3依法應當被認定為自始不存在，A企業僅主張權利要求4的權屬無疑是可行的，因為權利要求4實際上就成為了該專利的全部權利基礎。

　　但是，在權利要求1-3未被宣告無效之前，或者該專利的權利要求1-3并未如A企業所計劃的那樣被無效掉，這個案件所面臨的法律問題，就成為代理律師和審理法官所必須面對的問題。

　　對于一項專利權，專利法規定了可以由兩個以上單位或者個人所共有。共有專利權的形成方式主要包括：合作完成的發明創造；當事人的約定；共同受讓和繼承等。對于專利權共有的形式，通常認為既可以為共同共有，也可以為按份共有。

　　對于基于法律直接規定產生的專利權共有，如果當事人未作出約定，在難于確定各共有人的確定份額時，應被推定為共同共有。但是，專利權作為一種財產性的權利，專利法規定了當事人約定的優先地位。也就是說，如果當事人約定對共有的專利權按照確定的份額分享權利、分當義務，就屬于按份共有。另外，對于繼承等形式產生的專利權共有，如果繼承人之間產生糾紛，并將該專利權的歸屬訴諸法院，那么法院也完全可以根據繼承法的規定，對該專利權按照份額進行分割。

　　不過，通常所理解的按份共有，是對整個專利權的財產利益按照份額進行分配，并不涉及不同的權利要求由不同的權利人所擁有的情形。就此案而言，筆者認為：

　　對于一件專利而言，不同的權利要求，所保護的是不同的技術方案。獨立權利要求和其從屬權利要求可以在一個專利申請中提出，本質上是由于這些權利要求具有單一性。雖然權利要求4是屬于獨立權利要求1的一個從屬權利要求，但就權利要求4所保護的技術方案而言，是可以獨立存在的。因此，法院判決各個具有不同保護范圍的技術方案，由不同的權利人擁有，應該是可行的。

　　另外，根據約定優先的原則，如果共有人在作出約定時，就對各個權利要求的不同歸屬進行了約定，例如B企業擁有權利要求1-3，A企業擁有權利要求4，由于這并不違反法律的禁止性規定，而且也不會影響公眾的利益，應該是允許的。相應地，此案中如果原被告雙方當事人通過協商，同意進行這樣的權利分割，通過調解或和解結案，也應該是允許的。

　　只不過，由于技術上的原因，在專利的著錄項目中應該只能將A、B兩企業列為共同專利權人，而無法顯示為不同的權利要求屬于不同的權利人。

　　不過，這個案例又引出了另外一個問題：如果A企業主張本專利的整體歸屬，即，A企業為該專利唯一的專利權人，該專利權應如何進行分割？A企業主張其為本專利唯一專利權人的基礎是：其提供的技術圖紙為涉案專利技術構思的最初和最基本的來源。但是，B企業也有其抗辯理由：A提供的技術方案，已經由權利要求4進行了保護，但是權利要求1主張了更大的保護范圍，這一大保護范圍的獲得，是由B企業提供的其它實施方式以及B企業所代理機構通過對專利申請文件的撰寫所獲得的，因此，權利要求1-3的權屬應該屬于B企業。對于這種情況，筆者將在下期的另一文章中，進一步展開闡述。

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