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淺議新《商標法》中審查意見的榮耀回歸
2013-10-28文/集佳知識產權代理有限公司 姜麗穎
我國的《商標法》自1983年開始施行后，已經過了1993年2月22日、2001年10月27日的兩次修正，2013年8月30日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議通過了《關于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》，這是商標法的第三次修正，并將于2014年5月1日起施行。
本次修法，在第三章“商標注冊的審查和核準”中增加了一條，即第二十九條，“在審查過程中，商標局認為商標注冊申請內容需要說明或者修正的，可以要求申請人做出說明或者修正。申請人未做出說明或者修正的，不影響商標局做出審查決定。”
新《商標法》增設審查意見，對大多數人來說，可能算是新鮮事物，但對于2001年10月以前已從事商標代理業務的人士來說，卻并不陌生，因為在1993版《商標法》的配套實施細則中是存在審查意見這個內容的。
一、法規演變
1993年7月15日國務院批準第二次修訂的《商標法實施細則》中，第十六條第二款規定：“商標局認為商標注冊申請內容可以修正的，發給《審查意見書》，限其在收到通知之日起十五天內予以修正；未作修正、超過期限修正或者修正后仍不符合《商標法》有關規定的，駁回申請，發給申請人《駁回通知書 》。”
但在2001年的二次修法后，在2002年8月3日國務院令第358號公布并自2002年9月15日起施行的《商標法實施條例》中，刪掉了“審查意見”這一條款，同時增加了第二十一條，“商標局對受理的商標注冊申請，依照商標法及本條例的有關規定進行審查，對符合規定的或者在部分指定商品上使用商標的注冊申請符合規定的，予以初步審定，并予以公告；對不符合規定或者在部分指定商品上使用商標的注冊申請不符合規定的，予以駁回或者駁回在部分指定商品上使用商標的注冊申請，書面通知申請人并說明理由。” 業內普遍認為，該條例以部分駁回形式取代了審查意見。
本次商標法修正案，不僅將審查意見的形式又恢復了，而且還上升到了法的高度。
那么，在1993版《商標法》下，哪些情況會下發審查意見書呢？
二、93版審查意見書類型
當時的審查意見書大體有以下幾種情形：
1、實質審查時，發現申請注冊的商標在部分指定商品上與在先商標存在沖突，要求刪去部分商品的情形。例如，某某公司申請的某某商標，因文字部分（或圖形部分或全部）與某公司在類似商品上已注冊的（或已初審公告的）第某號商標相同或近似，要求在期限內，刪去造成沖突的部分商品。
2、實質審查時，發現申請注冊的商標部分要素與在先商標相沖突，要求刪去申請商標中某一要素的情形。例如，某某申請人申請的某某商標，與他人已注冊的、或已初審公告的第某號商標相同或近似，要求在期限內，如商標文字相同（近似），刪去文字，如商標圖形相同（近似），刪去圖形。
3、商標中包含有違反禁止性條款的內容，但又具有顯著部分，那么可能會下發審查意見，要求將違禁部分刪去。例如，在茶葉商品上，某某申請人申請了“**名茶”，實審時，申請人會收到審查意見，要求將“名茶”二字刪去。再如，某商標中含有一個涉嫌夸大宣傳的詞語“BEST”，通過審查意見，將“BEST”刪去即獲準通過。
4、商標中含有某種指定商品的通用名稱，但申請的其它商品并不與其完全一致，易導致誤認，這種情況下，實審時，通常會下發審查意見，要求將商標中的通用名稱部分去掉，例如，某公司在“紡織織物、毛織品、內衣用織物”商品上申請了“某某毛織”加圖形的組合商標，但因為只有“毛織品”一項商品與“毛織”二字吻合，其它兩項商品與其并不一致，因此，商標局下發了審查意見，要求將商標圖樣中的“毛織”二字去掉，并重新提交修改后的商標圖樣。
5、要求聲明放棄專用權。商標中缺乏顯著性的部分，或者是直接表述了指定商品的通用名稱、圖形或其它特點部分，如果在申請時沒有聲明放棄專用權，那么，實審時就會下發審查意見書，要求聲明放棄專用權。例如，某公司在電腦等商品上申請了一個具備顯著部分的但帶有“PC-TECH”字眼的商標，其中，“PC-TECH”就通過審查意見，聲明放棄專用權而獲得保留。
由此可見，93版審查意見書既涉及絕對理由的審查，也涉及相對理由的審查。
三、新版審查意見類型推測
筆者認為，無論是針對絕對理由，要求申請人修改或刪除違禁部分，還是針對相對理由，要求申請人刪除沖突部分，都一定程度上保證了申請人的利益，因此，審查意見書的回歸，無疑令人振奮。然而，新修正案下的審查意見，還會涉及這些內容嗎？在實施細則出臺之前，我們不妨嘗試分析一下。
（一）、新修正案中明確規定了注冊審查時限，即第二十八條：“對申請注冊的商標，商標局應當自收到商標注冊申請文件之日起九個月內審查完畢，符合本法有關規定的，予以初步審定公告。”該條款明確地、且史無前例地規定了審查時限，而且沒有例外延期的規定。
我們知道，商標優先權申請的期限為６個月，也就是說，自商標申請之日起，至少６個月內是不可能開始實質審查的。這就意味著，實質審查結論要在最長三個月內做出，從時限要求來說，大量的審查意見不太可能，而商標近似沖突的情況是大量存在的，這就使得針對相對理由下發審查意見不太現實。
（二）、９３版《商標法》是沒有部分駁回形式的，而本次修法仍是修正案的形式，即，沒修改的部分依然保留，因此，2001版《商標法》下的部分駁回仍然存在。既然存在部分駁回程序，那么，針對在先近似沖突問題也就沒有必要非得通過下發審查意見來解決。
（三）、國際上少有國家因相對理由而下發審查意見。
基于以上分析，新的審查意見很可能僅涉及絕對理由，只有在涉及審查員不太明白的地方時，才會下發審查意見，要求說明情況或適當修正，也算是審查員與申請人之間有一溝通的機會。
我們知道，本次修正案，主要目的是為了適應國內經濟發展的需要，本著服務申請人、利益申請人的目的，故將審查意見這一形式重又提出，無疑體現了官方希望改進工作的愿望。
而筆者認為，９３版的審查意見，其最大好處、也是其最精彩之處就在于通過答復審查意見，可以將申請人申請商標或指定商品中違規或沖突部分去掉，有效部分保留。比如商標中部分元素不能通過，通過審查意見，將該部分刪去，而不是整個商標被駁回。顯然，這種做法既高效又節約，維護了申請人的利益，更加公平合理。
尤其是，當申請的商標在部分商品上與在先商標中的某一要素沖突，倘若能夠通過審查意見給申請人一個選擇權，由申請人自己決定是選擇刪去商品，還是修改商標，那將是驚人的進步。
然而，如前分析，由于審查時限等客觀因素的制約，新版審查意見必將很難顧及這些內容，因此，它將要起到的服務申請人的作用也必將大打折扣，果真如此的話，恐怕不能不說是一種缺憾。
不管怎樣，在絕對理由方面，筆者認為，放棄專用權聲明還是有必要的，2001年第二次修改了商標法后，實務中，對于商標中的缺乏顯著性部分、或通用名稱部分等不再要求聲明放棄專用權，不聲明視為自動放棄。事實上，因為可以不聲明放棄專用權，造成了非專用部分的不清晰，結果使得某些商標中的非專用部分竟然成為在先權利而阻止了在后商標的合理注冊使用，這樣顯然是不公平的。因此，對于應放棄而未聲明放棄的部分還是應當通過審查意見來解決。
當然，究竟什么情況下會下發審查意見，我們拭目以待配套實施細則的出臺，即使涉及到相對理由，通常情況下，答復審查意見，只有刪減商品或商標的組成要素的可能，而不會允許增加商品或商標要素。
四、國外審查意見借鑒
如前所述，本次修法是基于服務國內商標注冊申請人和使用人目的的，而且，審查意見的回歸也部分體現了這一用意。那么筆者建議，在實務中，比如，審查意見書也能夠借鑒我國專利局以及其它國家商標主管機關的一些先進做法。
其實，審查意見這種形式在國外也是很普遍的，象美國、加拿大、韓國等都是采用這種形式的。
筆者有一客戶曾申請了加拿大的商標，當時審查員認為商標本身顯著性存在問題，就下發了審查意見，但客戶對此有不同的看法，于是通過代理組織，按照審查意見書上留的審查員的電話，與審查員進行了溝通，結果審查員就采納了我們的意見，最后這個商標順利注冊。這件事給筆者留下了深刻的印象，感覺加拿大審查員在審查過程中與申請人的這種平等互動很值得我們學習。
因此，筆者認為，既然審查意見這種形式再次啟用，那么也應該在93版的基礎上有所改進，不妨借鑒一下國外的先進做法，使這一形式進一步完善，例如，在審查意見書也留下審查員的聯系方式，以便申請人或代理人在必要時聯系溝通，畢竟，一個人的學識無論如何淵博，終究是有限的，有時，一個問題經過溝通是可以達成共識的。當然，我國每年的商標申請量都很大，審查員可能擔心留了聯系方式，會不勝電話侵擾。筆者相信，有問題的應該是少數，而且，為了提高審查質量，也應該有此改進。
五、專利審查意見借鑒
眾所周知，在專利領域，一直是存在審查意見這種形式的，專利有一通、二通、三通，甚至N通，在審查意見書上，留有審查員的姓名、審查部門、電話，代理人需要時會和審查員電話溝通，從而，申、代、審三方的溝通會更充分一些，當然，新的《商標法》規定了商標的審查時限，這就要求質量與效率兼顧。不管怎樣，在實踐中還是應借鑒專利局的做法，應該留有更快捷的溝通渠道。
綜上所述，審查意見書這種形式在1993-2001年實行了8年后暫時退出了歷史舞臺，如今再次恢復，不能不說是件幸事，希望在執行中能夠真正發揮其服務申請人的功能。
我國的《商標法》自1983年開始施行后，已經過了1993年2月22日、2001年10月27日的兩次修正，2013年8月30日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議通過了《關于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》，這是商標法的第三次修正，并將于2014年5月1日起施行。
本次修法，在第三章“商標注冊的審查和核準”中增加了一條，即第二十九條，“在審查過程中，商標局認為商標注冊申請內容需要說明或者修正的，可以要求申請人做出說明或者修正。申請人未做出說明或者修正的，不影響商標局做出審查決定。”
新《商標法》增設審查意見，對大多數人來說，可能算是新鮮事物，但對于2001年10月以前已從事商標代理業務的人士來說，卻并不陌生，因為在1993版《商標法》的配套實施細則中是存在審查意見這個內容的。
一、法規演變
1993年7月15日國務院批準第二次修訂的《商標法實施細則》中，第十六條第二款規定：“商標局認為商標注冊申請內容可以修正的，發給《審查意見書》，限其在收到通知之日起十五天內予以修正；未作修正、超過期限修正或者修正后仍不符合《商標法》有關規定的，駁回申請，發給申請人《駁回通知書 》。”
但在2001年的二次修法后，在2002年8月3日國務院令第358號公布并自2002年9月15日起施行的《商標法實施條例》中，刪掉了“審查意見”這一條款，同時增加了第二十一條，“商標局對受理的商標注冊申請，依照商標法及本條例的有關規定進行審查，對符合規定的或者在部分指定商品上使用商標的注冊申請符合規定的，予以初步審定，并予以公告；對不符合規定或者在部分指定商品上使用商標的注冊申請不符合規定的，予以駁回或者駁回在部分指定商品上使用商標的注冊申請，書面通知申請人并說明理由。” 業內普遍認為，該條例以部分駁回形式取代了審查意見。
本次商標法修正案，不僅將審查意見的形式又恢復了，而且還上升到了法的高度。
那么，在1993版《商標法》下，哪些情況會下發審查意見書呢？
二、93版審查意見書類型
當時的審查意見書大體有以下幾種情形：
1、實質審查時，發現申請注冊的商標在部分指定商品上與在先商標存在沖突，要求刪去部分商品的情形。例如，某某公司申請的某某商標，因文字部分（或圖形部分或全部）與某公司在類似商品上已注冊的（或已初審公告的）第某號商標相同或近似，要求在期限內，刪去造成沖突的部分商品。
2、實質審查時，發現申請注冊的商標部分要素與在先商標相沖突，要求刪去申請商標中某一要素的情形。例如，某某申請人申請的某某商標，與他人已注冊的、或已初審公告的第某號商標相同或近似，要求在期限內，如商標文字相同（近似），刪去文字，如商標圖形相同（近似），刪去圖形。
3、商標中包含有違反禁止性條款的內容，但又具有顯著部分，那么可能會下發審查意見，要求將違禁部分刪去。例如，在茶葉商品上，某某申請人申請了“**名茶”，實審時，申請人會收到審查意見，要求將“名茶”二字刪去。再如，某商標中含有一個涉嫌夸大宣傳的詞語“BEST”，通過審查意見，將“BEST”刪去即獲準通過。
4、商標中含有某種指定商品的通用名稱，但申請的其它商品并不與其完全一致，易導致誤認，這種情況下，實審時，通常會下發審查意見，要求將商標中的通用名稱部分去掉，例如，某公司在“紡織織物、毛織品、內衣用織物”商品上申請了“某某毛織”加圖形的組合商標，但因為只有“毛織品”一項商品與“毛織”二字吻合，其它兩項商品與其并不一致，因此，商標局下發了審查意見，要求將商標圖樣中的“毛織”二字去掉，并重新提交修改后的商標圖樣。
5、要求聲明放棄專用權。商標中缺乏顯著性的部分，或者是直接表述了指定商品的通用名稱、圖形或其它特點部分，如果在申請時沒有聲明放棄專用權，那么，實審時就會下發審查意見書，要求聲明放棄專用權。例如，某公司在電腦等商品上申請了一個具備顯著部分的但帶有“PC-TECH”字眼的商標，其中，“PC-TECH”就通過審查意見，聲明放棄專用權而獲得保留。
由此可見，93版審查意見書既涉及絕對理由的審查，也涉及相對理由的審查。
三、新版審查意見類型推測
筆者認為，無論是針對絕對理由，要求申請人修改或刪除違禁部分，還是針對相對理由，要求申請人刪除沖突部分，都一定程度上保證了申請人的利益，因此，審查意見書的回歸，無疑令人振奮。然而，新修正案下的審查意見，還會涉及這些內容嗎？在實施細則出臺之前，我們不妨嘗試分析一下。
（一）、新修正案中明確規定了注冊審查時限，即第二十八條：“對申請注冊的商標，商標局應當自收到商標注冊申請文件之日起九個月內審查完畢，符合本法有關規定的，予以初步審定公告。”該條款明確地、且史無前例地規定了審查時限，而且沒有例外延期的規定。
我們知道，商標優先權申請的期限為６個月，也就是說，自商標申請之日起，至少６個月內是不可能開始實質審查的。這就意味著，實質審查結論要在最長三個月內做出，從時限要求來說，大量的審查意見不太可能，而商標近似沖突的情況是大量存在的，這就使得針對相對理由下發審查意見不太現實。
（二）、９３版《商標法》是沒有部分駁回形式的，而本次修法仍是修正案的形式，即，沒修改的部分依然保留，因此，2001版《商標法》下的部分駁回仍然存在。既然存在部分駁回程序，那么，針對在先近似沖突問題也就沒有必要非得通過下發審查意見來解決。
（三）、國際上少有國家因相對理由而下發審查意見。
基于以上分析，新的審查意見很可能僅涉及絕對理由，只有在涉及審查員不太明白的地方時，才會下發審查意見，要求說明情況或適當修正，也算是審查員與申請人之間有一溝通的機會。
我們知道，本次修正案，主要目的是為了適應國內經濟發展的需要，本著服務申請人、利益申請人的目的，故將審查意見這一形式重又提出，無疑體現了官方希望改進工作的愿望。
而筆者認為，９３版的審查意見，其最大好處、也是其最精彩之處就在于通過答復審查意見，可以將申請人申請商標或指定商品中違規或沖突部分去掉，有效部分保留。比如商標中部分元素不能通過，通過審查意見，將該部分刪去，而不是整個商標被駁回。顯然，這種做法既高效又節約，維護了申請人的利益，更加公平合理。
尤其是，當申請的商標在部分商品上與在先商標中的某一要素沖突，倘若能夠通過審查意見給申請人一個選擇權，由申請人自己決定是選擇刪去商品，還是修改商標，那將是驚人的進步。
然而，如前分析，由于審查時限等客觀因素的制約，新版審查意見必將很難顧及這些內容，因此，它將要起到的服務申請人的作用也必將大打折扣，果真如此的話，恐怕不能不說是一種缺憾。
不管怎樣，在絕對理由方面，筆者認為，放棄專用權聲明還是有必要的，2001年第二次修改了商標法后，實務中，對于商標中的缺乏顯著性部分、或通用名稱部分等不再要求聲明放棄專用權，不聲明視為自動放棄。事實上，因為可以不聲明放棄專用權，造成了非專用部分的不清晰，結果使得某些商標中的非專用部分竟然成為在先權利而阻止了在后商標的合理注冊使用，這樣顯然是不公平的。因此，對于應放棄而未聲明放棄的部分還是應當通過審查意見來解決。
當然，究竟什么情況下會下發審查意見，我們拭目以待配套實施細則的出臺，即使涉及到相對理由，通常情況下，答復審查意見，只有刪減商品或商標的組成要素的可能，而不會允許增加商品或商標要素。
四、國外審查意見借鑒
如前所述，本次修法是基于服務國內商標注冊申請人和使用人目的的，而且，審查意見的回歸也部分體現了這一用意。那么筆者建議，在實務中，比如，審查意見書也能夠借鑒我國專利局以及其它國家商標主管機關的一些先進做法。
其實，審查意見這種形式在國外也是很普遍的，象美國、加拿大、韓國等都是采用這種形式的。
筆者有一客戶曾申請了加拿大的商標，當時審查員認為商標本身顯著性存在問題，就下發了審查意見，但客戶對此有不同的看法，于是通過代理組織，按照審查意見書上留的審查員的電話，與審查員進行了溝通，結果審查員就采納了我們的意見，最后這個商標順利注冊。這件事給筆者留下了深刻的印象，感覺加拿大審查員在審查過程中與申請人的這種平等互動很值得我們學習。
因此，筆者認為，既然審查意見這種形式再次啟用，那么也應該在93版的基礎上有所改進，不妨借鑒一下國外的先進做法，使這一形式進一步完善，例如，在審查意見書也留下審查員的聯系方式，以便申請人或代理人在必要時聯系溝通，畢竟，一個人的學識無論如何淵博，終究是有限的，有時，一個問題經過溝通是可以達成共識的。當然，我國每年的商標申請量都很大，審查員可能擔心留了聯系方式，會不勝電話侵擾。筆者相信，有問題的應該是少數，而且，為了提高審查質量，也應該有此改進。
五、專利審查意見借鑒
眾所周知，在專利領域，一直是存在審查意見這種形式的，專利有一通、二通、三通，甚至N通，在審查意見書上，留有審查員的姓名、審查部門、電話，代理人需要時會和審查員電話溝通，從而，申、代、審三方的溝通會更充分一些，當然，新的《商標法》規定了商標的審查時限，這就要求質量與效率兼顧。不管怎樣，在實踐中還是應借鑒專利局的做法，應該留有更快捷的溝通渠道。
綜上所述，審查意見書這種形式在1993-2001年實行了8年后暫時退出了歷史舞臺，如今再次恢復，不能不說是件幸事，希望在執行中能夠真正發揮其服務申請人的功能。
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