文/集佳知識產權代理有限公司   楊五

 在企業商標使用和管理過程中，事實上商標許可事務是一個老問題，也是一個經歷了法律和市場層面多年研究而日臻完善的制度，本應該是沒有更多可以研究和討論的內容，但是，從近些年發生的的一些商標法律糾紛案件來看，追溯到產生糾紛的本源，或者說如果能從商標許可環節能夠有效杜絕的話，很多問題或許不會成為今天爭論的焦點，特別是從去年開始的“王老吉”商標許可糾紛案，引起業內極大的關注和討論，雖然該案尚未蓋棺定論，對于案件事實和結論方面，本文暫不做更多論述，而僅從商標許可使用過程中，以此為契機，討論幾點在商標許可過程中，很可能會被人忽視而為后續發生糾紛埋下重大隱患的問題。

一、關于商標許可約定中的產品和市場分割問題。為什么探討這個問題，原因是商標許可不同于商標轉讓，之所以商標權人沒有選擇徹底讓渡商標權，無外乎會有考慮自身也保留使用該商標的權利，或者將來收回該商標資產，因此，商標許可的方式，也就分為普通許可、獨占許可和排他許可。其中，排他許可從法律效果上來看，接近商標轉讓，只不過是附期限的，關于市場如何分割的問題，比較好解決，而普通許可和獨占許可，由于同一商標會存在多個商業使用主體，勢必會存在產品如何區分、市場如何分割等問題。這個問題如何解決，帶著這個問題，本文試著從普通許可和獨占許可的不同類型來進行探討。

首先，以普通許可來說，這一許可行為多發生在同一企業集團的不同子公司之間，各子公司都需要使用母公司的商標，這種許可除了可以通過許可合同來約定產品和市場的劃分，同時更可以借助總公司的行政管理來協調不同子公司之間的使用行為，往往不易發生糾紛。但是，如果是許可給沒有企業關聯關系的第三方使用，多表現為非直營的連鎖加盟，商標權人將商標許可給某一被許可人使用，同時還可以許可給更多的被許可人使用。如果，在商標許可過程中，沒有做出具體的約定，就會存在產品和市場如何區分，發生商業糾紛如何救濟的問題。舉例來說，商標權人將商標許可給A省某企業使用，同時又許可給B省某企業使用，結果在經營過程中，A省企業發現B省的市場和產品銷售更好，則將大量產品以較低的價格傾銷到B省，導致B省企業利益受到侵害，這種現象在企業經營管理中，通常俗稱為串貨行為，這種行為對于許可和被許可方都可能造成嚴重的傷害。因此，解決這個問題，我們看到，在商標許可合同的一般性條款中，都有約定商標許可使用的范圍，這里的“范圍”是一個廣義的概念，從法律角度來說，這個概念至少應當包括：商標圖樣的范圍、商品的范圍、地域的范圍以及時間的范圍等。商標圖樣和時間范圍比較好約定，關于地域的范圍，如果是普通許可則尤為重要，由于原則上商標權在一國范圍內是沒有地域限制的，商標權人為了達到商業和經營管理的目的，往往需要限制不同的被許可人在一定的地域范圍內進行經營，這樣，我們就能夠能解為什么普通商標許可協議對于被許可使用商標的地域范圍作出明確的規定，其目的就在于避免因為不同被許可人無序競爭所導致的沖突和糾紛。而關于商品范圍的約定，存在兩個層面問題，一是一件注冊商品會被核準使用在多件商品上，商標權人可以選擇在不同的商品上許可給不同的被許可人使用，比如同是第九類的一件注冊商標，商標權人可以將0901群組的“計算機周邊設備”產品許可給其中一家企業使用，同時又可以將0910群組的“測量儀器”產品可給另外一家企業使用，這樣來達到產品和市場區分的目的，二是即使是同一個商品，也可以通過具體的約定來進行產品和市場劃分。這里以“王老吉”的商標許可為例，在廣藥給香港鴻道集團的商標許可使用合同中，我們看到，有約定香港鴻道集團在紅色紙包裝和紅罐包裝上使用“王老吉”商標，而廣藥集團保留在綠色紙包裝上使用“王老吉”商標的權利，從這個許可合同的條款來看，其達到了在同一類產品上以區分包裝的許可方式來進行產品和市場劃分，確實是一個很好的先例?？偨Y這一點，在商標的普通許可和獨占許可協議中，需要對許可范圍進行明確且準確的約定，以劃分產品和市場，可以有效的避免因此類問題所產生的糾紛。

二、關于禁止注冊和使用的問題。由于我國的商標法律規定，未經注冊的商標，只要未侵犯他人的商標權，且不違反商標法的禁止使用規定，則可以作為未注冊商標使用。因此，商標的許可人則會存在如下法律風險，一是商標的被許可人可能會出于培育自有的子品牌考慮，將被許可使用的商標與自有的商標組合使用，甚至在規避商標注冊的近似審查規則條件下，進行對組合商標的注冊申請。比如，中外合資的汽車廠商經常在同一輛車上，既使用被許可的商標，同時也使用合資企業自有的商標。二是將被許可商標的翻譯名稱或者將該商標的別稱進行使用和宣傳，久而久之，該翻譯名稱或者別稱漸漸建立起了商品與被許可人之間特有的聯系，而這些翻譯名稱或者別稱的權利歸屬將會產生糾紛。再一種可能的情況是，在使用被許可商標的同時，在產品上又添附了具有一定區別產品出處特征的其他投入，比如以“王老吉”案為例，鴻道集團在涼茶產品上使用被許可的“王老吉”商標同時，又自行設計了紅罐的產品包裝，并且申請了外觀設計專利權，商標權與紅罐的外觀設計專利權分屬不同的主體，然而，作為普通消費者，已經將紅罐與王老吉建立起了一體的認識，所以，一旦商標許可行為結束，商標權與附屬其上的其他權利相分離，則極易產生消費者混淆誤認。

針對此類商標許可風險，建議商標許可方在商標許可協議中，至少應該明確以下幾個方面的被許可人合同義務：（一）未經商標權人的許可，不得將其他具有顯著性的文字或圖形與被許可商標進行組合使用和注冊；（二）未經商標權人的許可，不得使用和注冊與被許可商標具有音譯、意譯或者其他稱謂上關聯性的文字或圖形；（三）任何與被許可商標有關聯性的產品名稱、企業商號、包裝設計和廣告宣傳，未經商標權人審核和批準，不得使用和注冊。

三、關于被許可商標使用取得商譽分配的問題。

前述討論的是在商標許可經營過程中，通過簽署協議約定合同義務的方式，將預知的潛在法律風險予以規避。但是，隨著市場經濟的發展和日益新穎的商業模式不斷出現，往往很難在許可協議中對于各種可能在未來出現的糾紛進行全面而準確的約定。比如，在十年前如果約定被許可人商品銷售的地域范圍，但是十年后的今天，你很難準確的區分通過電子商務產品銷售地域問題；再如十年前約定被許可人在計算機周邊設備上使用被許可商標，但是當“機頂盒”等新產品出現后，被許可人是否可以在此類商品上使用被許可商標，等等。再以“王老吉”案為例，事實上廣藥集團與鴻道集團簽署的商標許可使用協議，在當年看來已經將雙方的權利義務約定的十分明確，但是百密一疏，唯獨就鴻道集團使用紅色包裝所產生的商譽，在商標許可終止后如何歸屬的問題，沒有進行明確約定，導致今天雙方如此大的爭執。

針對該問題，事實上本應該沒有很多的爭議，因為一般而言，商標許可合同終止后，被許可人停止使用被許可商標，被許可商標上積累的商譽歸許可人所有，這已經是商標法領域的基本共識。在判斷被許可人是否通過包裝、裝潢或其他與商品有關的使用獲得獨立商譽時，應當遵守“被許可人在被許可商標上添附的商譽”歸屬于許可人的基本原則，尊重商標歸屬的內在邏輯，重視消費者所感知的未注冊商標與特定廠商（被許可人）之間的聯系。如果消費者將與被許可商標相關的標示與被許可商標聯系在一起，則該標示的商譽歸屬于許可人。反之，則有可能認為被許可人取得該獨立商譽。以“王老吉”案為例，如果大多數消費者都以為紅色包裝是“王老吉”涼茶的特有包裝，而法律許可非“王老吉”牌的產品使用該紅色包裝，則不可避免地會引發混淆，讓很多消費者誤以為該產品也是“王老吉”牌涼茶。

因此，從保護商標許可人的權益角度考慮，雖然法律的一般規定，商標許可過程中被許可商標上積累的商譽全部歸屬于許可人。但是，這并不意味著被許可人在許可過程完全不能獲得獨立的商譽。法律推定商標許可的被許可人負有上述附隨義務，符合商標許可的實踐。在商標許可合同中，如果商標權人對于許可終止后的情形有所預見，通常會選擇通過合同限制被許可人在商業活動中使用被許可商標，比如，要求被許可人在合同終止后停止使用一切帶有被許可標志的廣告宣傳材料。所以，對于未預見的法律風險，就需要商標權人在商標許可協議中，盡量通過兜底性的約定來規避，比如，約定在許可終止后被許可人不得繼續使用被許可商標的附隨義務，包括但不限于被許可人不得繼續利用被許可商標的商譽獲利的內容，以及被許可人負有避免在商業場合直接或間接提及被許可商標的附隨義務。